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Ediciones Francis Lefebvre

D O SSIER

PRÁ C TIC O

F R A N C I S

L E F E B V R E

Marcas y Nombres de Dominio

Aspectos Legales, Fiscales y Valoración de Activos Intangibles ACTUALIZADO: OCTUBRE DE 2005

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© Ed. Francis Lefebvre

El presente Dossier es el fruto de un estudio cedido a Ediciones Francis Lefebvre por los siguientes autores todos ellos profesionales de Landwell-PriceWaterhouse Coopers:

COORDINADOR: Luis Corno Caparrós

AUTORES: José Abad Revenga Scott Carmelitano Antonio Pina Gil Álvaro Porras Fernández-Toledano Mar Reinoso Casado Carlos Rodríguez Sau Eli Salis Jesús Toribio Ramos Alberto Tornero Suárez Begoña Uriarte Valiente

 EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE, S. A. Santiago de Compostela, 100. 28035 Madrid. Teléfono: (91) 210 80 00. Fax: (91) 210 80 01 www.efl.es ISBN: 84-95828-98-7 Depósito legal: M-44127-2005 Impreso en España por Printing’94 Puerto Rico, 3. 28016 Madrid

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SUMARIO — 5

Ed. Francis Lefebvre

SUMARIO

SUMARIO

nº marginal MARCA NACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Sección 1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Clasificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Objeto constitutivo del derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protección que se obtiene del registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conocimiento por el público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otros tipos de marcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Adquisición del derecho sobre la marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Excepciones al principio de registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acción reivindicatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Diseño de marcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sección 2. Prohibiciones de registro de marcas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Prohibiciones absolutas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Representación gráfica y capacidad distintiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capacidad distintiva extrínseca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signos descriptivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signos habituales o usuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Excepciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formas tridimensionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signos contrarios a la ley, orden público o buenas costumbres. . . . . . . . . . . . . . Signos engañosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marcas que incluyen topónimos para distinguir vinos y bebidas espirituosas Vocablos en lengua extranjera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emblemas de las Administraciones públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Prohibiciones relativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concepto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intereses protegidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signos distintivos anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incompatibilidad con otros derechos anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sección 3. Procedimiento de concesión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Legitimación para solicitar una marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Tramitación del expediente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sección 4. Efectos del registro de la marca y su solicitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Derecho de uso del signo registrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Prohibición de uso a terceros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Límites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Protección provisional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sección 5. La marca como objeto del derecho de propiedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Titularidad pro indiviso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Negocios jurídicos en el Derecho de marcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sección 6. Obligación de uso de la marca registrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Fundamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Contenido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sección 7. Nulidad y caducidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Nulidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nulidad absoluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110 120 125 155 160 165 175 180 200 205 220 225 230 240 250 255 260 270 275 280 285 295 300 310 315 320 325 370 450 455 460 475 480 485 530 555 575 580 595 700 715 710 750 755 760

CAPÍTULO 1.

6 — SUMARIO

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nº marginal Nulidad relativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Efectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Caducidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Causas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Efectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legitimación activa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sección 8. Regímenes especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Marca no registrada notoriamente conocida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Marcas notorias y renombradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sección 9. Marcas colectivas y de garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Marcas colectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Marcas de garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sección 10. Nombre comercial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sección 11. Rótulos de establecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sección 12. Aspectos procesales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Órdenes jurisdiccionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Acciones civiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aspectos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipos de acciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Acciones penales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo penal básico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo agravado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Arbitraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Procedimiento contencioso-administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAPÍTULO 2. I.

MARCA COMUNITARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principios informadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Requisitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipos de marcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Registro de la marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prohibiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Contenido del derecho de marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. La marca como objeto del derecho de propiedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cesión de marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Licencia de marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Uso de la marca registrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Extinción de la marca registrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Causas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procedimiento ante la OAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Efectos de la declaración de caducidad o nulidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Marcas comunitarias colectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Transformación de la marca comunitaria en marca nacional . . . . . . . . . . . . . . . IX. Aspectos procesales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tribunales de marca comunitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acciones por infracción de la marca comunitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1500

..

1525 1550 1575 1580 1600 1650 1660 1800 1910 1925 1930 1940 1950 2000 2005 2035 2045 2050 2065 2075 2080 2100

MARCA INTERNACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2500

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial . . . . . . . . . . . . . .

2510

CAPÍTULO 3. I.

775 785 800 805 860 870 900 905 910 950 955 965 1000 1010 1025 1030 1035 1040 1075 1190 1200 1230 1235 1250 1300

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

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SUMARIO — 7

nº marginal II.

Sistema de Registro Internacional de Marcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solicitud internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro internacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vínculo entre el sistema internacional y España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extensión del registro internacional a la Unión Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAPÍTULO 4. I.

.

2550 2575 2600 2650 2700

NOMBRES DE DOMINIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3000

Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clasificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regulación de los dominios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naturaleza jurídica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro de dominios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. «.com» y «.net» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organización delegada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criterios de elegibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registrantes y relaciones con el solicitante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alta, transferencia de registrante, cambio de titular y cancelación . . . . . . . . . Resolución de disputas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. «.org» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organización delegada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criterios de elegibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registrantes y relaciones con el solicitante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alta, transferencia de registrante, cambio de titular y cancelación . . . . . . . . . Resolución de disputas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. «.info» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organización delegada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criterios de elegibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registrantes y relaciones con el solicitante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alta, transferencia de registrante, cambio de titular y cancelación . . . . . . . . . Resolución de disputas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. «.biz» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organización delegada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criterios de elegibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registrantes y relaciones con el solicitante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alta, transferencia de registrante, cambio de titular y cancelación . . . . . . . . . Resolución de disputas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. «.pro» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organización delegada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criterios de elegibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registrantes y relaciones con el solicitante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alta de dominio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resolución de disputas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. «.name» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organización delegada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criterios de elegibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registrantes y relaciones con el solicitante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alta y transferencia de registrante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resolución de disputas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. «.aero» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organización delegada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criterios de elegibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registrantes y relaciones con el solicitante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3025 3035 3075 3085 3100 3150 3155 3160 3165 3170 3180 3185 3190 3195 3200 3210 3220 3225 3230 3235 3240 3250 3265 3275 3280 3285 3290 3300 3310 3320 3325 3330 3340 3350 3355 3365 3370 3375 3380 3390 3395 3400 3405 3410 3425

8 — SUMARIO

© Ed. Francis Lefebvre

nº marginal Alta, transferencia de registrante, cambio de titular y cancelación . . . . . . . . . Resolución de disputas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. «.coop» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organización delegada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criterios de elegibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registrantes y relaciones con el solicitante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alta, transferencia de registrante, cambio de titular y cancelación . . . . . . . . . Resolución de disputas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. «.museum» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organización delegada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criterios de elegibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registrantes y relaciones con el solicitante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alta, transferencia de registrante, cambio de titular y cancelación . . . . . . . . . Resolución de disputas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI. «.es» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principios generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entidad de asignación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definiciones y tipos de nombres de dominio bajo «.es» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criterios de asignación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII. «.eu» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro y registradores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legitimados para solicitar el registro y procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uso de lenguas y caracteres especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro escalonado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revocación y resolución de controversias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII. «.cat» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV. Acciones contra dominios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ámbito de la Ley de Marcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ámbito de la Ley de Competencia Desleal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mecanismos de resolución de disputas alternativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAPÍTULO 5. I.

II. III.

IV.

V.

ASPECTOS FISCALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4000

Creación o adquisición de la marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valoración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aspectos contables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tasas administrativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titularidad de la marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rentas derivadas de la explotación de la marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tributación en el IRPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impuesto sobre Sociedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rentas derivadas de la transmisión de la marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transmisiones lucrativas o mortis causa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transmisiones por operaciones onerosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tributación de las operaciones internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Establecimientos permanentes y marcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cesiones de uso de carácter internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transmisión internacional de marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operaciones dentro de grupos internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

..

4010 4025 4050 4075 4100 4150 4160 4175 4200 4250 4255 4275 4350 4355 4365 4425 4435

VALORACIÓN DE MARCAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4500

Contexto actual de las marcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4525

CAPÍTULO 6. A.

..

3435 3440 3450 3455 3460 3470 3485 3495 3500 3520 3525 3530 3540 3550 3575 3580 3590 3600 3620 3800 3815 3820 3830 3840 3860 3875 3900 3910 3920 3950

.. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

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Ed. Francis Lefebvre

SUMARIO — 9

nº marginal B. C. D. E. F.

Definición y valoración contable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criterios de valoración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valor razonable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Métodos de valoración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejercicio práctico de una valoración de una marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

4550 4575 4600 4625 4675

ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5000

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ABREVIATURAS — 11

Ed. Francis Lefebvre

Principales abreviaturas ABERVIATURAS

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio Asociación Europea de Libre Comercio AELC Audiencia Provincial AP artículo/s art. Boletín Oficial del Estado BOE Boletín Oficial de Propiedad Industrial BOPI Código Civil CC Código de Comercio CCom Comunidades Autónomas CCAA Comunidad Europea CE Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial CUP Directiva Dir disp.adic. disposición adicional disp.trans. disposición transitoria Diario Oficial de las Comunidades Europeas DOCE Establecimiento permanente EP Internet Assigned Numbers Authority IANA Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ICANN Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas IRPF Impuesto sobre Sociedades IS Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ISD Impuesto sobre el Valor Añadido IVA Ley L Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (L 37/1992) LIVA Ley de Marcas (L 17/2001) LM Ley de Patentes (L 10/2002) LP Ley de Propiedad Intelectual (RDLeg 1/1996) LPI modificado/a modif Nombre de dominio ND Nuevo Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet NPNND Oficina de Armonización del Mercado Interior OAMI Oficina Española de Patentes y Marcas OEPM Organización Mundial del Comercio OMC Organización Mundial de Propiedad Industrial OMPI Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet PNND Real Decreto RD Real Decreto Ley RDL Real Decreto Legislativo RDLeg redacción redacc Resolución Resol Reglamento Rgto Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi Tribunal Supremo RJ Tribunal Constitucional TCo Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas TJCE Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas TPI Tribunal Supremo TS Tribunal Superior de Justicia TSJ Unión Europea UE ADPIC

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INTRODUCCIÓN — 13

Ed. Francis Lefebvre

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN El presente Dossier es, como todas las publicaciones de Ediciones Francis Lefebvre, una guía esencialmente práctica que persigue ser una ayuda eficaz y de fácil consulta, para todos aquellos profesionales que precisan tener una herramienta de trabajo de primera mano sobre los temas abordados. El tratamiento de los temas que se incluyen en el presente Dossier, como se apreciará inmediatamente, no consiste en ofrecer un análisis profundo y doctrinal –propio de otras obras en el mercado y de estudios monográficos más extensos–, sino que pretende contener una exposición clara y precisa de la legislación vigente, y una anticipación de la respuesta más ajustada en Derecho a las cuestiones que plantea el día a día de la práctica jurídica, en un ámbito tan esencial para el desarrollo del mercado como es la protección de los signos identificativos del origen empresarial de los productos o servicios. En el presente Dossier se estudia y se expone sistemáticamente, en primer lugar, la legislación vigente sobre la Marca Nacional, sobre la Marca Comunitaria, y sobre la Marca Internacional. En una economía globalizada, la protección de los signos distintivos no puede efectuarse desde el punto de vista exclusivo del Derecho Positivo de un país concreto, prescindiendo de conquistas tan esenciales para la seguridad jurídica en el trafico internacional de productos y servicios, como son: a) la existencia de la normativa de la Unión Europea sobre Marca Comunitaria (como norma imperativa de aplicabilidad inmediata en todos los Estados Miembros, sin necesidad de normas nacionales de trasposición y desarrollo), y b) los acuerdos internacionales sobre la Marca Internacional, fruto de tratados interestatales, y por tanto vigentes y vinculantes, dentro del ámbito territorial de los Países signatarios de los mismos. Obedeciendo a la realidad incuestionable de un mercado «global», el presente Dossier persigue, pues, no sólo un estudio ordenado pero «separado y estanco» de los tres ámbitos jurídicos antes mencionados de protección de las Marcas, sino un estudio «intercomunicado» y coordinado de los tres (Marca Nacional, Marca Comunitaria y Marca Internacional), apuntándose las conexiones y recíprocas imbricaciones de los mismos. Asimismo, incluye aquellas resoluciones dictadas por los Tribunales españoles, Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, así como de la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior, más comúnmente conocida como la Agencia Europea de Marcas, Modelos y Diseño Industriales, con sede en Alicante), que se han dictado hasta la fecha sobre temas puntuales, y cuya consideración hemos estimado indispensable para el conocimiento de determinados temas. Por otro lado, el análisis de la legislación sobre Signos Distintivos no puede abandonar aspectos tan importantes, y tan poco tratados en obras similares, como son los aspectos fiscales que acompañan a la titularidad de las marcas, y resultan de la percepción y/o pago de las rentas derivadas de la explotación y transmisión de las mismas. Todo ello, sin olvidar algo tan frecuente en el mercado actual, como es la tributación de las operaciones internacionales.

14 — INTRODUCCIÓN

© Ed. Francis Lefebvre

Asimismo, este Dossier aborda, con las limitaciones propias de su extensión, el importantísimo tema de la valoración de las Marcas, haciendo referencia desde sus aspectos contables, hasta la exposición de los criterios de estimación del «valor razonable» de una marca en el mercado. Para concluir, y por su valor como signo distintivo de la identidad empresarial, se incluye en este Dossier el estudio de la regulación normativa de los Nombres de Dominio en Internet, su clasificación y registro. Deseamos plenamente que el esfuerzo que encierran estas páginas resulte en una herramienta útil a quienes han acudido a su consulta en busca de una ayuda rápida, concisa y eficaz. Luis CORNO CAPARRÓS Coordinador

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MARCA NACIONAL — 15

Ed. Francis Lefebvre

CAPÍTULO 1

Marca nacional MARCA NACOINAL

100

SUMARIO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prohibiciones de registro de marcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procedimiento de concesión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Efectos del registro de la marca y su solicitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La marca como objeto del derecho de propiedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obligación de uso de la marca registrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nulidad y caducidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regímenes especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marcas colectivas y de garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rótulos de establecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aspectos procesales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110 220 450 475 575 700 750 900 950 1000 1010 1025

SECCIÓN 1

Generalidades 110

SUMARIO I. II. III.

Clasificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adquisición del derecho sobre la marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diseño de marcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120 175 205

La marca se define como aquel signo que sirve para distinguir los productos o servicios de un empresario de los de otros (LM art.4). Consecuentemente, tal signo debe ser objeto de protección mediante un derecho de exclusiva, que prohíba su uso por cualquier tercero no legitimado, evitando, de ese modo, que los consumidores se vean inducidos a confusión. Del anterior concepto se desprenden tres principios básicos: 1. Capacidad diferenciadora. Toda marca ha de tener una capacidad diferenciadora tanto intrínseca como extrínseca. La capacidad distintiva intrínseca del signo radica en que todo elemento, para constituir un derecho de marca, ha de ser apto para distinguir, en general, cualquier producto o servicio de cualquier empresario, teniendo en cuenta su configuración (p.e., los signos de puntuación, no tienen capacidad para distinguir producto o servicio alguno). Tienen capacidad distintiva extrínseca los signos que, puestos en relación con unos concretos productos o servicios, sirven para distinguir un concreto origen empresarial.

111

PRECISIONES Ha de tenerse en cuenta, que una marca consiste en un signo que ha de ser puesto en relación con los concretos productos o servicios, para los que se registró. Es necesario que el signo pueda ser distintivo per se y, además, puesto en relación con el objeto que va a distinguir.

2. Especialidad. El principio de especialidad delimita el monopolio que el Estado concede al titular de la marca. Las facultades positivas de uso, que el Estado otorga

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al tercero por el registro de un determinado signo no son absolutas, sino que se delimitan a los concretos productos y servicios para los que el signo se solicita, ampliándose dicho ámbito en lo que se refiere a la faceta negativa del derecho, pues el titular no sólo puede prohibir a terceros el uso de un signo que distingue iguales artículos, sino también aquellos que son similares. Como se verá en capítulos posteriores, este principio general quiebra en determinados supuestos, en particular, en aquellos en los que la marca goza de un especial grado de notoriedad entre los consumidores. 3. Registro (LM art.2). Con las excepciones que son objeto de estudio posterior, todo derecho de marcas nace del válido registro efectuado de buena fe, configurándose de éste modo un sistema registral constitutivo que otorga el derecho de exclusiva sobre las marcas.

I. 120

SUMARIO A. B. C. D.

122

Clasificación

Objeto constitutivo del derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protección que se obtiene del registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conocimiento por el público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otros tipos de marcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

125 155 160 165

De la LM y de la doctrina se pueden extraer diferentes criterios tendentes a individualizar cada tipología de signo, y poder realizar una exposición más clara y ajustada de la realidad marcaria.

A. Objeto constitutivo del derecho (LM art.4.2)

125

Se establece un elenco de carácter abierto o «ad exemplum» de tipología de marcas. Atendiendo a la naturaleza del signo, pueden ser marcas, entre otros: palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas; imágenes, figuras, símbolos y dibujos; letras, las cifras y sus combinaciones; formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación; signos sonoros; y cualquier combinación de los signos anteriores. La anterior enunciación legal permite, de acuerdo con este criterio, clasificar las marcas en las siguientes categorías: – denominativas; – gráficas (nº 135); – tridimensionales (nº 140); – mixtas (nº 145); y – no convencionales (nº 150).

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1. Denominativas Las marcas denominativas no son sólo aquellas que vienen constituidas por palabras (si entendemos como tales un conjunto de fonemas con significado propio), sino que vienen determinadas por toda suerte de sonidos que pueden ser pronunciados. Es decir, las marcas denominativas son aquellas que pueden ser pronunciadas, ya tenga, o no, el conjunto de letras algún significado. Por lo tanto, la marca puede estar constituida por palabras o combinaciones de palabras, ya sean con sentido propio o no lo sean, por letras y combinaciones de las mismas. A éste respecto es necesario tener en cuenta las prohibiciones absolutas de registro expuestas en el nº 225 s. Y ello, por cuanto las marcas han de tener capacidad diferenciadora tanto intrínseca como extrínseca (nº 233). Y es que, en tales casos, puede ocurrir que los sonidos no sean aptos para diferenciar algún tipo de productos y servicios por ser genéricos o descriptivos, o simplemente por constituir un signo no apropiable en exclusiva al carecer de capacidad para distinguir producto o servicio alguno. Sin embargo, una especial grafía, puede otorgar al conjunto suficiente carácter distintivo para constituir una marca válida.

130

2. Gráficas o figurativas Conocidas en el tráfico económico como logos, se trata de aquellas marcas que vienen determinadas por un dibujo o gráfico y que el público identifica por el impacto visual que reciben al percibirlo. Son marcas que comercialmente son muy interesantes, pues el hecho de que una marca sea gráfica puede dotar al signo de cierto atractivo para los consumidores, ya que determinados dibujos, en ocasiones, tienen capacidad para transmitir información al consumidor que con palabras sería más complejo. Asimismo, presentan la gran ventaja de su universalidad al no estar limitadas por  (Marca nacional nº M barreras idiomáticas. Valga como ejemplo el signo 0921172), que distingue zapatillas de deporte. Este símbolo transmite al consumidor el concepto de sagacidad, agilidad, rapidez, etc., que para distinguir zapatillas tiene un valor sustancial.

135

3. Mixtas En esta clase de signos lo que se protege es una combinación de elementos gráficos y denominativos conjuntamente. Es decir, el objeto constitutivo del derecho de marcas no protege aisladamente el gráfico y el elemento denominativo, sino ambos a la par. En ocasiones sucede que determinados fonemas o combinaciones de los mismos no pueden ser protegidos como tales, sino por la especial grafía que adoptan, (constituyendo marcas gráficas o mixtas), protegiéndose con el registro la grafía de tal palabra y no el vocablo como tal.

140

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4.

145

Tridimensionales

Existe la posibilidad de registrar marcas de carácter tridimensional, siempre y cuando la forma que se pretenda registrar tenga fuerza distintiva y no incurra en la prohibición de registro impuesta por la LM art.5.e. La prohibición de registro a la que nos referimos impide el acceso registral a las formas tridimensionales que vienen impuestas por la naturaleza del producto a distinguir, o que son necesarias para la obtención de un resultado técnico o dotan al producto, que pretenden distinguir, de un valor sustancial (nº 270). Fuera de estas prohibiciones, un signo tridimensional puede constituir marca, siempre y cuando, cumpla el requisito de distintividad que es inherente a toda marca.

5. Marcas no convencionales

150

En los últimos años han surgido una serie de signos cuya registrabilidad se recoge implícita y explícitamente en la LM art.4.2.f, al disponer que la lista contenida en el citado artículo es de tipo enunciativo. Por lo que al no ser numerus clausus, cualquier signo capaz de distinguir productos y servicios de un empresario respecto de los productos y servicios de otros empresarios puede constituir un derecho de marca, aunque no se encuentre incluido dentro de la citada lista. Dentro del ámbito de las marcas no convencionales podemos encuadrar a los siguientes tipos de marcas: – olfativas; – sonoras; – los colores «per se»; – hologramas; – marcas táctiles; y – gustativas.

B. Protección que se obtiene del registro 155

Toda solicitud de registro de marca ha de indicar qué productos o servicios se pretenden distinguir en el mercado con la misma. Es decir, en la solicitud del derecho de marca se ha de incluir el signo que se pretende proteger y los productos y/o servicios que se pretenden distinguir con ese determinado signo. Con el único fin de organizar y agilizar la práctica administrativa en el registro de marcas, se firmó el Arreglo de Niza de 1957, Tratado que es administrado por la OMPI, y que consiste en clasificar en 45 nomenclátores los productos y servicios que se van a distinguir con la marca. Por lo tanto, tomando como base lo anteriormente dicho podemos establecer que existen marcas de producto y marcas de servicio. Las marcas de producto son aquellas que pretenden distinguir en el tráfico económico cualquier tipo de producto, que están contenidos en los nomenclátores 1 a 34. Las marcas de servicio son las que distinguen los diferentes servicios que ofrecen los empresarios, conteniéndose los servicios a distinguir entre los nomenclátores 35 a 45 del Arreglo de Niza de 1957.

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C. Conocimiento por el público (LM art.8)

Se reconoce dos tipologías cualificadas de marca, debido al amplio conocimiento de las mismas por el público. Son, en concreto, las marcas notorias y renombradas, cuyo ámbito de protección es superior al de las marcas que no ostentan tal estatus.

160

Marca notoria Es aquella que tiene una amplia difusión, entendiéndose que es conocida por todos los consumidores del sector al que se destinan los concretos productos o servicios (p.e., la marca Francis Lefebvre, para los profesionales del derecho). Y en virtud de éste grado de conocimiento por el público consumidor se le otorga una protección mayor que a las marcas normales (ver más ampliamente nº 910 s.), rompiéndose en parte el principio de especialidad, pues no se pueden registrar ni utilizar marcas para productos y servicios que se encuentran en el ámbito comercial de la marca notoria. En consecuencia, cuanto mayor es el grado de conocimiento de la marca por los consumidores, más amplio es el grado de protección otorgado por la Ley.

162

Marca renombrada Es aquella que goza de un conocimiento generalizado en todo el público consumidor, estando dotada, en determinadas ocasiones, de reputación y prestigio, por ejemplo ® (Marca Nacional nº 1795505). Y por tal grado de conocimiento por parte de los consumidores, hace quebrar totalmente el principio de especialidad, siendo imposible el acceso al registro de marcas de terceros que sean idénticas o similares, por dispares que sean los productos que se pretenden proteger. Dicho de otro modo, aunque el titular de la marca renombrada sólo haya realizado un registro para un nomenclátor, por la amplia difusión que ha tenido el signo en el mercado éste goza de un blindaje especial respecto de terceros que pretenden utilizar o registrar signos idénticos o similares por diferentes que sean los productos o servicios a los que se pretenda aplicar el signo, pues constituye riesgo de confusión, suponiendo infracción de marca en caso de que se utilizase en el tráfico económico (LM art.34) o un impedimento al registro pretendido por tercero (LM art.8).

163

PRECISIONES Lo anterior tiene su razón de ser en que si un tercero, distinto del titular de la marca, utilizase «COCACOLA» para distinguir servicios financieros o ropa, cualquier consumidor asociaría el origen empresarial del último al del primero, cuando en realidad no guardarían relación alguna.

D. Otros tipos de marcas Además de los tipos de marcas anteriores, pueden citarse otras clases de marcas. Así, junto con las marcas individuales, se prevé la existencia de marcas colectivas y de garantía, cuya titularidad y uso están disociados (nº 950 s.).

165

Marcas de garantía (LM art.62) Son signos que certifican unos niveles mínimos de

166

y unas características comunes de los productos o servicios que ofrecen las personas que usan dichas marcas. El titular es persona diferente a los usuarios de la misma, teniendo que autorizar y controlar el uso. calidad

Marca colectiva (LM art.68) Es aquella utilizada por asociaciones de empresarios para distinguir sus productos o servicios de aquellos que no pertenecen a la citada

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asociación, siendo ésta la titular de la marca que tiene como función indicar la procedencia empresarial del colectivo.

168

Marcas blancas o de distribuidor Son aquellas generalmente utilizadas por las grandes superficies que se aplican a una amplia gama de productos vendidos exclusivamente en ese establecimiento o en otro de la misma cadena. Normalmente son productos elaborados por empresas de prestigio, que complementan su actividad mediante la fabricación de productos distinguidos con marcas de las citadas grandes superficies. Tal forma de comercialización, supone una importante reducción en los costes para las comercializadoras de tales productos, ya que se elimina la inversión en plantas de producción, siendo los canales de distribución y, la estructura y estrategia promocional la misma que figura implantada. Así, se consiguen poner a la venta productos de buena calidad a precios bastante más bajos: por ejemplo, la marca Nº 2006996 HACENDADO, para productos de clase 32 –cervezas y bebidas no alcohólicas–, perteneciente a los supermercados Mercadona, SA; o la marca Nº 0924275 EROSKI para distinguir productos de clase 33 –bebidas alcohólicas excepto cervezas–, perteneciente a «Eroski Sociedad Cooperativa».

169

Marca de reserva Es aquella que se registra para usarse en un futuro. No se prevé un uso inmediato, pero para evitar que terceros puedan registrarlas o usarlas con motivos tanto legítimos como ilegítimos. Este tipo de prácticas son muy habituales en joint ventures, tratos preliminares de posibles fusiones o escisiones, posibles incursiones en el mercado de empresas extranjeras o UTE. Evidentemente el uso de la marca no puede permanecer inactiva indefinidamente, pues pasados cinco años de no uso de la marca el titular se arriesga a que cualquier tercero pueda instar la caducidad de la marca (LM art.39, 55.1.e y 58). Ver nº 700 y nº 800 s.

170

Marca de defensa En ocasiones los empresarios registran marcas para la mayoría de los nomenclátores, aunque el uso que vayan a hacer de la marca tenga un ámbito más restringido. Dichos registros son denominadas marcas de defensa. La finalidad de efectuar registros para marcas que no se pretenden usar, consiste en impedir el registro por terceros de marcas similares o idénticas que vengan a proteger productos o servicios muy diferentes a los que en realidad se pretenden utilizar. Dotándole, al menos durante cinco años (LM art.39, 55 y 58), de un halo de unicidad en el mercado a la espera de que la marca que efectivamente usan goce de notoriedad o renombre. El peligro que corren este tipo de marcas es que puedan ser declaradas caducadas por falta de uso, en el supuesto de no ser usadas durante cinco años (nº 800 s.).

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II. Adquisición del derecho sobre la marca (LM art.2.1)

175

SUMARIO A.

B.

Excepciones al principio de registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Fraude a los derechos de tercero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Supuestos específicos de registros de mala fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acción reivindicatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180 185 190 200

El derecho de marca se adquiere por el registro válidamente efectuado, constituyendo el Sistema de Registro el elemento rector para el nacimiento de una marca. El Registro de la Propiedad Industrial es constitutivo, haciendo emanar del válido registro un derecho de uso en exclusiva sobre un determinado signo que es aplicado a unos determinados productos o servicios. Ver nº 112. Con el registro del signo no sólo nace el derecho de marca, sino toda una suerte de derechos accesorios como son las diferentes acciones de infracción.

176

PRECISIONES La razón principal por la que el legislador concentra en las autoridades públicas la concesión del derecho de marca, radica en la necesidad de establecer un control y un orden de los signos sobre los que se otorga el monopolio, consiguiendo de este modo mayor seguridad jurídica, ya que el principio fundamental que informa al sistema de registro es prior in tempore potior in iure (o lo que se ha venido a llamar en derecho anglo-americano, sistema first to file first to be served), otorgando a aquel que primero acceda al registro mediante solicitud de marca mejor derecho que aquellos que lo hagan con posterioridad.

A. Excepciones al principio de registro A pesar de que el requisito general para el nacimiento del derecho de marca es el válido registro, la LM atempera el carácter constitutivo del Registro de Propiedad Industrial introduciendo el principio de buena fe, en virtud del cual, cuando la marca ha sido solicitada de mala fe la misma es nula. Con base a lo anteriormente dicho, la ley prevé un supuesto genérico y dos específicos en virtud de los cuales se hace decaer el registro efectuado de mala fe.

1.

180

Fraude de los derechos de tercero (LM art.2.2 y 51.1.b)

La LM sienta como principio rector del sistema marcario la buena fe, interpretada tanto en sentido subjetivo (CC art.433), como en sentido objetivo (CC art.7); es decir, como estándar ético de conducta. La mala fe ha de existir al momento de formular la solicitud la marca, pues si es sobrevenida no se encuadra dentro del supuesto contemplado. Y en el supuesto de ser alegada por tercero, éste último soporta la carga de la prueba, ya que la buena fe se presume, correspondiendo probar los hechos a aquel que los propone (LEC art.217; CC art.434).

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Incluimos dentro del presente epígrafe la mala fe, pues el legislador en el anteproyecto de la vigente Ley de Marcas lo incluía dentro del actual LM art.2.2, teniéndose que entender que todo registro en fraude de derechos de un tercero o violando una obligación legal o contractual, supone un registro de mala fe. Es decir, en el caso en que los presupuestos, para ejercitar una acción reivindicatoria, el solicitante de la marca habrá actuado necesariamente de mala fe. En concreto, se repudia del registro todos aquellos signos que se han registrado en fraude de los derechos de un tercero o con motivo de la violación de una obligación legal o contractual mediante una acción reivindicatoria impropia. Asimismo, se establece la posibilidad de anular cualquier registro efectuado de mala fe. Ver nº 755 s.). Así, cuando existe un tercero que ha sido defraudado por el registro de marca que otro ha realizado, el legítimo titular dispone de una acción reivindicatoria impropia para que la realidad registral sea veraz conforme a los parámetros de justicia material.

2.

Supuestos específicos de registros de mala fe

190

Dentro de los supuestos específicos, previstos en la LM, de registro de marcas de mala fe o en fraude de derechos ajenos, se encuentran los registros de: – marca notoriamente conocida; y – el realizado por el agente o representante (nº 195).

192

Marca notoriamente conocida no registrada (LM art.6.2.d; CUP art.6 bis) Quien ostenta un signo que es notoriamente conocido en España, tiene un derecho de exclusiva sobre el mismo, a pesar, de que no se haya registrado tal signo. En concreto, en virtud del Convenio de la Unión de París, se establece que, siempre y cuando alguien utilice un signo para identificar sus productos o actividad, y fruto del amplio uso que se haga del mismo, los consumidores identifiquen el mismo con un determinado origen empresarial, los países se comprometen a proteger a los súbditos de los demás Estados, que hayan usado un signo en estas condiciones sin haber registrado el mismo. Para estimar la notoriedad de una marca, hemos de atender a si el público relevante al que se destinan los productos o servicios concretos la reconoce como propiedad de la citada empresa. Es decir, el legislador en éste supuesto reconoce derechos a quien no ha registrado una marca (ya sean nacionales o extranjeros) pero ha hecho, de manera directa o indirecta, un uso profuso de la misma, haciendo que el público consumidor identifique el origen empresarial, cumpliéndose así la función esencial de la marca.

193

Las concretas facultades que se le otorgan al titular del signo no registrado son las siguientes: a) Puede oponerse a la concesión de una marca solicitada idéntica o semejante que pretende identificar productos o servicios idénticos o similares (LM art.6). El legislador concede un trato diferente en comparación con los titulares de marcas notorias o renombradas registradas, pues el ámbito de protección es menor al no quebrarse el principio de especialidad. b) Puede ejercitar las preceptivas acciones de cesación, en caso de que un tercero esté utilizando un signo idéntico o semejante, para productos idénticos o similares (LM art.34). Ver nº 485.

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c) Puede instar la nulidad de cualquier signo que se haya registrado, siempre y cuando el signo usado, en virtud del cual se solicita la nulidad, fuese notorio al momento de solicitar la marca que se pretende anular (LM art.52).

Marca registrada por agente o representante (LM art.10) Se dota de acciones al titular de una marca en otro estado miembro del Convenio de la Unión de París o de la Organización Mundial del Comercio, que habiéndose valido de un agente o cualquier otro representante legal para comercializar sus productos en España y/o para registrar la marca en nombre del principal, se encuentra con que el agente ha registrado la marca en su propio nombre. Se pretende corregir la actuación potencialmente maliciosa del mandatario, que ha registrado la marca en su propio nombre en lugar de en nombre del mandante (in aliena nomine), no permitiendo al verus dominus de la marca comercializar, por tanto, sus productos en nuestro mercado con el signo distintivo que venía haciéndolo pues, el titular real y el jurídico no concuerdan. La relación jurídica con el agente o representante se ha de interpretar en un sentido amplio; es decir, el sujeto defraudador ha de ser cualquier tipo de agente, representante conforme a cualquier tipo de contrato de comercialización de productos ajenos, no teniéndose que restringir únicamente al ámbito de los contratos de agencia firmados al amparo de la L 12/1992, que regula el régimen jurídico del contrato de agencia.

195

Los requisitos que se han de cumplir para que se produzca este supuesto son: a) Que se trate del titular de una marca, registrada en un país miembro del Convenio de la Unión de París o de la Organización Mundial del Comercio. b) Que el registro de la marca en España se haya realizado a nombre del agente o representante sin consentimiento del titular en el extranjero. c) Que el agente no tenga causa justificativa. En determinados supuestos, la actuación del agente puede estar justificada (p.e., cuando la legislación exija comercialización del producto bajo una marca registrada). Si no se cumplen los requisitos anteriores, el supuesto puede ser encuadrado en lo dispuesto en la LM art.2 o en los supuestos de nulidad de marca (LM art.50).

196

Supuestos excluidos Si el mandante no tiene la marca registrada en el extran-

197

jero,

al supuesto no le es aplicable la LM art.10, aunque sí el LM art.2.2. Nótese que el caso puede ser muy habitual, habida cuenta que, en países como EEUU e Inglaterra, el derecho de marca también se puede adquirir por el uso de la misma. Otro evento posible, es aquel en el que el agente registra la marca con consentimiento del titular extranjero en el marco de una relación contractual con el fin de facilitar la defensa de la marca, otorgándole al agente la facultad de defender la marca en el territorio nacional. De tal relación, por tanto, se desprende que finalizada la relación contractual, la marca debe volver al patrimonio del titular que consintió el registro. En el supuesto de que la devolución de la marca no fuese pacífica, por no haberse estipulado en contrato, no cabe aplicar las acciones previstas en la LM art.2 y 10, pero si las respectivas de enriquecimiento injusto o infracción contractual.

Facultades otorgadas al «verus dominus» (LM art.10) El perjudicado del registro realizado por un agente, está facultado para elegir la vía más adecuada para la defensa de su marca. Así, puede ejercitar las respectivas acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación. También puede oponerse al registro efectuado por el agente.

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B. Acción reivindicatoria 200

La acción reivindicatoria es ejercitable en el supuesto genérico de registro efectuado en fraude de los derechos de un tercero (nº 185) y en el específico de marca registrada por un agente (nº 195). La acción otorgada al perjudicado, consiste en una acción reivindicatoria impropia. Se denomina así, porque el sistema registral constitutivo impuesto por el legislador hace titular al que registró y no al defraudado. Por consiguiente, aquel que carece de titularidad no puede reivindicar nada, siendo la acción reivindicatoria prevista una aplicación analógica de la misma, y por tanto impropia. Además, mediante la acción reivindicatoria impropia, el titular extra-registral obtiene la propiedad del registro de la marca. Ello implica que se subroga en los derechos y obligaciones que han podido surgir durante la vigencia de la misma, siempre y cuando no consistan en licencias o cualquier otro derecho otorgado a terceros (LM art.2.3). Por ejemplo, el nuevo titular se subroga en la posición del antiguo titular, en todos aquellos pleitos que estén todavía en curso, bien como parte demandante, bien como parte demandada.

201

Plazo (LM art.2.2) La acción reivindicatoria se puede ejercitar: a) Desde que se formula la solicitud y durante todo el periodo que dure el procedimiento de registro. b) Durante los cinco años siguientes a la publicación de concesión de la respectiva marca. c) Durante los cinco años posteriores al comienzo de uso real y efectivo de la marca, conforme a lo dispuesto en la LM art.39, toda vez que la misma hubiese sido ya registrada. Se entiende que constituye uso real y efectivo, aquel que no se realiza con carácter testimonial (nº 715 s.). Los plazos anteriormente citados se entiende que son de prescripción y no de caducidad.

202

Efectos (LM art.2.3) Si la acción reivindicatoria se interpone en el ínterin del proceso de concesión de la marca, el Tribunal que conoce sobre la estimación o no de la citada acción ha de notificar a la OEPM, pudiendo en su caso suspender el proceso de concesión de la marca. En el caso, en que no decrete la suspensión del procedimiento de concesión, la Oficina, a su propia discreción puede suspender el procedimiento de concesión (LM art.26.b). Sin embargo, puede suceder que ni el Tribunal competente, ni la Oficina estimen la suspensión del procedimiento de concesión, quedando la opción de solicitar anotación preventiva de la existencia de un procedimiento judicial con base en una acción reivindicatoria. Por otro lado, si la acción reivindicatoria prospera, el efecto inmediato consiste en el cambio de titularidad registral teniendo, consecuentemente, como efecto mediato la cancelación de todos los derechos que se hubiesen concedido como consecuencia del registro en fraude de los derechos de un tercero, cancelándose, por tanto, toda licencia concedida o transmisión del derecho que en su día se inscribió (nemo dat quod non habet). Sin embargo, el legislador, no deja desprovistos de armas a aquellos que contrataron con el titular defraudador, pues les concede el derecho a reclamar contra el mismo la evicción por los derechos que en su día les cedió.