Biuletyn kwartalny nr 1/2013 (10)

Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja Wstęp Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie biuletynu z zakresu prawa znaków towarowych oraz nieuczciwej konkurencji. Proponujemy Państwu materiał poświęcony planom Komisji Europejskiej związanym ze zmianami w systemie ochrony znaków towarowych. Projekt zmian przedstawionych przez Komisję Europejską ma na celu modernizację systemu rejestracji znaków towarowych w całej Unii Europejskiej. Proponowana przez Komisję Europejską reforma miałaby doprowadzić między innymi do uproszczenia i zharmonizowania procedury rejestracji znaków towarowych, a także do usprawnienia środków wykorzystywanych w walce z podrabianymi towarami przewożonymi przez terytorium Unii Europejskiej. Ponadto jednym z celów Komisji Europejskiej w ramach rzeczonej reformy miałoby być również ułatwienie współpracy pomiędzy właściwymi urzędami państw członkowskich a OHIM. Zachęcamy także do lektury artykułów odnoszących się do aktualnych orzeczeń i decyzji wydanych zarówno na poziomie wspólnotowym jak i krajowym w pierwszym kwartale bieżącego roku. W jednym z opisywanych wyroków Sąd Unii Europejskiej rozstrzygał w odniesieniu do oznaczenia graficznego „MEDINET” między innymi w kwestii zastrzeżenia starszeństwa wcześniejszych znaków towarowych oraz w kwestii braku identyczności oznaczeń. W kolejnym z wybranych wyroków, odnoszącym się do oznaczeń „WALICHNOWY MARKO” oraz „MAR-KO”, Sąd Unii Europejskiej zajął się w głównej mierze kwestią prawdopodobieństwa wprowadzenia konsumentów w błąd. W przypadku trzeciego z opisywanych wyroków przybliżamy Państwu okoliczności sporu rozstrzygniętego przez Sąd Unii Europejskiej, w którym obie strony były spółkami polskimi. Kwestią kluczową w tej sprawie była ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia konsumentów w błąd. Zamieszczamy także artykuł odnoszący się do znanego Państwu z pewnością oznaczenia przedstawiającego gracza polo na koniu. Oznaczenie to w marcu bieżącego roku zostało zestawione z oznaczeniem przedstawiającym gracza polo na rowerze. Izba Odwoławcza OHIM doszła do wniosku, że oba te oznaczenia nie są do siebie podobne a zatem nie zachodzi ryzyko wprowadzenia konsumenta w błąd co do pochodzenia towaru. Spośród orzeczeń sądów polskich wybraliśmy dwa orzeczenia traktujące o podobieństwie oznaczeń takich jak „PROVENDA” i „PROVENA” oraz „STIHL” i „STIHLO”, a także orzeczenie w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny wypowiedział się na temat rejestracji nazw geograficznych jako znaków towarowych.

K&L Gates Jamka sp.k. Al. Jana Pawła II 25 00 854 Warszawa, Polska www.klgates.com T: +48 22 653 4200 F: +48 22 653 4250

W bieżącym roku zamierzamy w dalszym ciągu zamieszczać artykuły prasowe opublikowane przez członków naszego zespołu. W niniejszym numerze polecam Państwa uwadze artykuł poświęcony tematyce ochrony własnej marki przed działaniami konkurencji. Życzę miłej lektury i zachęcam do nadsyłania uwag i komentarzy, za które z góry serdecznie dziękuję. Oskar Tułodziecki

Spis treści Inicjatywy legislacyjne Komisja Europejska planuje zmiany w ochronie znaków towarowych ......................... 4

Orzecznictwo Zastrzeżenie starszeństwa wcześniejszego znaku towarowego a brak identyczności oznaczeń „MEDINET” – wyrok Sądu UE ................................................................... 6 Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd „WALICHNOWY MARKO” i „MAR-KO” – wyrok Sądu UE ..................................................................................................... 6 Polski akronim a wspólnotowe znaki towarowe – wyrok Sądu UE ............................... 7 Wielu graczy (polo) w branży odzieżowej – decyzja Izby Odwoławczej OHIM dotycząca zgłoszenia znaku graficznego przedstawiającego gracza polo na rowerze ... 8 Podobieństwo oznaczeń „PROVENDA” i „PROVENA” – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ............................................................................... 9 Słowno-graficzne znaki „STILO” i „STIHL” nie są do siebie podobne – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie .................................................. 10 Oznaczenie geograficzne jako znak towarowy – „PLISKA” – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ..................................................................... 11

Inne zagadnienia Jak ochronić własną markę przed działaniami konkurencji ...................................... 12

Inicjatywy legislacyjne

Komisja Europejska planuje zmiany w ochronie znaków towarowych W dniu 27 marca 2013 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet inicjatyw mających sprawić, by rejestracja wspólnotowych znaków towarowych w OHIM, jak również znaków krajowych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej była mniej kosztowna, szybsza oraz bardziej przewidywalna. Proponowana reforma ma przyczynić się do zwiększenia popularności rejestracji oznaczeń odróżniających jako znaków towarowych oraz pozwolić skuteczniej korzystać z ochrony znaków w obliczu procederu oznaczania towarów podrabianymi znakami towarowymi wprowadzanymi do obrotu na terytorium UE. Proponowany pakiet obejmuje trzy inicjatywy (i) zmianę dyrektywy 2008/95/WE mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, (ii) zmianę rozporządzenia 207/2009/WE w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz (iii) zmianę rozporządzenia w sprawie opłat na rzecz Urzędu ds. Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM). Prace nad tymi projektami nadal trwają. Przekształcenie dyrektywy 2008/95/WE i rozporządzenia 207/2009/WE zaproponowano w formie wniosków ustawodawczych, które muszą zostać przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w procedurze współdecyzji, co zapewne nastąpi w połowie 2014 roku. Zmienione rozporządzenie w sprawie opłat zostanie natomiast przyjęte przez Komisję w formie aktu wykonawczego najprawdopodobniej do końca bieżącego roku.

 Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

Dalsza harmonizacja prawa Jedną z najistotniejszych planowanych zmian jest postulat, aby krajowe urzędy patentowe rozpatrujące sprawy związane z rejestracją znaków towarowych poprzestały wyłącznie na badaniu bezwzględnych przesłanek ochronnych znaku, nie badając przesłanek względnych, czyli tych, które odnoszą się do istnienia wcześniejszych podobnych bądź identycznych znaków towarowych należących do innych podmiotów, mogących stanowić przeszkodę rejestracji znaku. Zdaniem Komisji, podstawowym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem tej zmiany jest duża ilość sporów pomiędzy konkurentami uprawnionymi do podobnych znaków towarowych w wielu krajach UE, w tym również w Polsce, pomimo badania względnych przesłanek ochrony. Projekt dyrektywy przewiduje także m.in. ustanowienie administracyjnych procedur odnoszących się do unieważnień praw ochronnych na znaki towarowe, w tych krajach, w których takie procedury nie obowiązują. Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej przewidują administracyjnoprawny tryb unieważnień znaków towarowych w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP, w związku z tym zmiana ta nie powinna spowodować przekształcenia obecnego systemu unieważnień w Polsce.

Wymóg graficznej przedstawialności do poprawki Jednym z podstawowych kryteriów rejestrowalności znaków towarowych jest ich przedstawienie w sposób graficzny podczas dokonywanego zgłoszenia. Kryterium to jest proste do spełnienia jeżeli zgłaszany jest tradycyjny znak towarowy składający się

z liter, cyfr, czy innej formy postrzegalnej zmysłem wzroku. Zgłaszający znak w formie nietradycyjnej (np. znak dźwiękowy czy zapachowy), która nie podlega percepcji wizualnej, może spotkać się z zarzutem braku spełnienia kryterium graficznej przedstawialności, w związku z czym podjęta zostanie próba redefinicji tego kryterium. Chodzi o dopuszczenie możliwości rejestracji znaków nietypowych, których jest coraz więcej ze względu na postępujący rozwój technologiczny. Zmiana ta ma dotyczyć zgłoszeń wspólnotowych jak również krajowych znaków towarowych.

Opłata za każdą klasę Komisja proponuje wprowadzenie zasady umożliwiającej uiszczanie opłaty za jedną klasę towarową lub usługową, dla której zgłaszany jest znak towarowy. Zasada ta będzie miała zastosowanie do zgłoszeń tak wspólnotowych, jak i krajowych znaków towarowych.  W obecnym systemie podstawowa opłata za zgłoszenie znaku wspólnotowego w Urzędzie ds. Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM), jak również znaku krajowego w Urzędzie Patentowym RP, obejmuje od razu trzy pierwsze, wybrane klasy towarowe lub usługowe Klasyfikacji Nicejskiej. Dzieje się tak pomimo tego, że zgłaszającemu może zależeć wyłącznie na ochronie dla towarów lub usług z jednej klasy. Jeżeli propozycja ta zostanie przyjęta, nastąpi odpowiednie zróżnicowanie opłat dla podmiotów chcących uzyskać ochronę na znak towarowy tylko dla towarów zawartych w jednej klasie Klasyfikacji Nicejskiej względem tych podmiotów, które będą ubiegać się o uzyskanie ochrony w większej ilości klas.

Niższe opłaty urzędowe za zgłoszenie znaku wspólnotowego

możliwości złożenia wniosku o rejestrację w krajowym urzędzie patentowym.

Obecny podstawowy koszt zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego (CTM) dla towarów lub usług z trzech klas wynosi 900 euro. Proponowana opłata podstawowa to 775 euro w odniesieniu do jednej klasy, 825 euro dla dwóch klas i 900 euro dla trzech klas (plus 150 euro za każdą kolejną klasę). Zmiana dotycząca opłat będzie miała znaczenie wyłącznie dla podmiotów, które będą ubiegały się o ochronę dla towarów lub usług z jednej lub dwóch klas wyszczególnionych w Klasyfikacji Nicejskiej. Zmniejszone zostaną również opłaty za przedłużenie ochrony znaku towarowego o kolejny dziesięcioletni okres ochrony: 1000 euro w jednej klasie, 1100 euro dla dwóch klas i 1250 euro dla trzech klas.

Źródło: www.ec.europa.eu

Opłata za zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego może być wniesiona w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia znaku w Urzędzie ds. Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM). Zgodnie z nową propozycją, konieczne może okazać się przedstawienie dowodu zapłaty za rejestrację wraz z dokonywanym zgłoszeniem.

Zgłoszenie CTM tylko w OHIM Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego (CTM) ma być możliwe wyłączenie w Urzędzie ds. Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM). Obecnie jest możliwość złożenia wniosku o rejestrację w krajowym urzędzie patentowym, który dalej przekazuje zgłoszenie do OHIM. W związku z postępem technologicznym, najczęściej wybieraną formą zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego jest forma elektroniczna, w związku z czym planowane jest zniesienie

1/2013 

Orzecznictwo

Zastrzeżenie starszeństwa wcześniejszego znaku towarowego a brak identyczności oznaczeń „MEDINET” – wyrok Sądu UE Wyrokiem z 20 lutego 2013 r. Sąd UE (T-378/11) oddalił skargę spółki Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG z siedzibą w Niemczech, która wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji OHIM w przedmiocie oddalenia wniosku o zastrzeżenie starszeństwa wcześniejszych znaków towarowych (krajowego i międzynarodowego). Spółka dokonała w 2009 roku zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego „MEDINET”, który przedstawia się następująco:

Jednocześnie spółka wniosła o zastrzeżenie starszeństwa wcześniejszych graficznych znaków towarowych – krajowego, objętego rejestracją w Niemczech oraz międzynarodowego, objętego rejestracją wywierającą skutek w Austrii, państwach Beneluksu, w Czechach, we Francji, na Węgrzech, we Włoszech, w Polsce, na Słowacji i w Słowenii. Wcześniejszy znak towarowy tworzy następujące oznaczenie graficzne z elementem słownym „MEDINET”:

 Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

pomimo której znaki mogą być uznane za identyczne.

OHIM stwierdził, że wniosek o zastrzeżenie starszeństwa nie może być uwzględniony, gdyż wymienione znaki nie spełniają wymogu identyczności. Zgłoszony znak towarowy nie wskazywał w szczególności żadnego koloru, podczas gdy wcześniejsze znaki towarowe były w kolorze złotym. Sąd potwierdził argumentację i rozstrzygnięcie OHIM. Przypomniał, że dla uwzględnienia wniosku o zastrzeżenie starszeństwa wcześniejszego znaku towarowego, przy zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego, muszą zostać spełnione łącznie trzy przesłanki: po pierwsze, towary i usługi objęte zgłoszonym wspólnotowym znakiem towarowym powinny być identyczne z towarami i usługami objętymi wcześniejszym znakiem towarowym lub się w nim zawierać. Po drugie, wcześniejszy znak towarowy i zgłoszony znak towarowy muszą być identyczne. Wreszcie, właścicielem omawianych znaków powinien być ten sam podmiot. Zdaniem OHIM przesłanka identyczności znaków nie została w niniejszej sprawie spełniona. Sąd po rozpatrzeniu zarzutów skarżącej i zbadaniu, czy OHIM prawidłowo ocenił tę przesłankę, potwierdził prawidłowość rozstrzygnięcia OHIM. Kluczowe było w tej sprawie udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy różnica między znakami wynikająca z okoliczności, że wcześniejsze znaki są w kolorze złotym, podczas gdy zgłoszony znak nie wskazuje żadnego koloru stanowi różnicę,

W zaskarżonej decyzji OHIM wskazał, że rozporządzenie 207/2009 nie zawiera normy, na mocy której znak czarno-biały jest chroniony we wszystkich kolorach. Sąd wskazał jednak, że w świetle przesłanek warunkujących zastrzeżenie pierwszeństwa znaku towarowego, zakres ochrony nie ma znaczenia i nie należy brać go pod uwagę. W tym zakresie rozumowanie OHIM nie było prawidłowe. Pomimo tego uchybienia, OHIM wydał jednak właściwą decyzję. Sąd wyjaśnił, że gdy OHIM i strony odnoszą się do znaku czarno-białego nie oznacza to, że wspólnotowy znak towarowy, o którego rejestrację się zwrócono, wskazuje kolor czarny i biały, lecz oznacza to, że znak ten nie wskazuje w szczególności żadnego koloru. Tak zgłoszonego znaku nie można uznać za identyczny z wcześniejszym znakiem koloru złotego. Z powyższych względów Sąd oddalił skargę. Źródło: www.curia.europa.eu

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd „WALICHNOWY MARKO” i „MAR-KO” – wyrok Sądu UE Pan Marek Marszałkowski w dniu 14 sierpnia 2008 roku złożył wniosek o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego „WALICHNOWY MARKO”, m.in. dla towarów należących do klasy 29 klasyfikacji nicejskiej. Powyższe zgłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych Nr 3 z dnia 26 stycznia 2009 r.

W dniu 19 lutego 2009 r. spółka Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG, wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego „WALICHNOWY MARKO”, powołując się na naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 207/2009), według którego w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku nie rejestruje się, jeżeli „z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego (…) istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”. Strona wnosząca sprzeciw oparła swoje stanowisko na wcześniejszej rejestracji słownego wspólnotowego znaku towarowego „MAR-KO” zarejestrowanego na jej rzecz w dniu 20 września 2005 r. (CTM 3364551) dla towarów należących do klasy 29 klasyfikacji nicejskiej. Decyzją Wydziału Sprzeciwów OHiM z dnia 9 kwietnia 2010 r. powyższy sprzeciw został oddalony. Wydział Sprzeciwów uznał, że w powyższym przypadku nie zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG wniosła następnie w dniu 3 maja 2010 r. odwołanie od powyższej decyzji Wydziału Sprzeciwów. Czwarta Izba Odwoławcza OHIM, decyzją z dnia 11 stycznia 2011 r.

uwzględniła częściowo złożone przez spółkę odwołanie, uchylając tym samym decyzję wydaną przez Wydział Sprzeciwów, w zakresie braku prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd. Izba Odwoławcza podkreśliła, że ocena istnienia prawdopodobieństwa musi korelować ze sposobem, w jaki dany znak jest postrzegany i wystarczy by przy ocenie uwzględnić jedynie część Wspólnoty Europejskiej, a w tym przypadku „ogół polskich odbiorców”. Ponadto, w ocenie Izby Odwoławczej wyraz „marko” posiada przeciętnie odróżniający charakter, zatem istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, co do towarów, które są podobne, a częściowo wręcz identyczne. Powyższą ocenę potwierdził również Sąd w wyroku z dnia 4 lutego 2013 r. (T-159/11), podkreślając, że „ pojęcie wędlin sensu largo (…) pokrywa się z pojęciem mięsa”. Sąd stwierdził słuszność argumentacji Izby Odwoławczej, która w swoim stanowisku wyraziła pogląd, że przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, wystarczy jedynie wziąć pod uwagę odróżniający i dominujący element słowny „marko”, natomiast pozostałe składniki przedmiotowego znaku można uznać w tym przypadku za mało istotne. Powyższy element, jest bowiem w stanie zdominować wyobrażenie całego znaku jakie posiada w pamięci dany krąg odbiorców, przez to pozostałe elementy przestają mieć znaczenie. W konsekwencji prawidłowo stwierdzono istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w związku z czym, skarga została oddalona. Źródło: http://curia.europa.eu

Polski akronim a wspólnotowe znaki towarowe – wyrok Sądu UE Spory pomiędzy polskimi spółkami w zakresie znaków towarowych coraz częściej docierają do Sądu UE. W marcu zapadł wyrok dotyczący konfliktu pomiędzy Fabryką Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. a Impexmetalem S.A. Spółki popadły w konflikt związany ze znakami zawierającymi słowno-graficzny element „FŁT”. Znak zawierający ten akronim wpisany w okrąg i ozdobiony rysunkiem jelenia na tle szkicu łożyska tocznego zgłosiła do rejestracji Fabryka Łożysk Tocznych z Kraśnika. Rejestracji takiego oznaczenia sprzeciwił się Impexmetal, któremu przysługuje prawo do wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego stanowiącego graficzne przedstawienie akronimu „FŁT” w kolorze czerwonym. Znaki zgłoszono dla towarów, które należy uznać, za identyczne, tj. dla łożysk tocznych. Identyczność towarów nie była kwestionowana przez strony sporu.

OHIM odmówił rejestracji oznaczenia zgłoszonego przez Fabrykę. W związku z tym Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik wniosła skargę do Sądu UE. Skarżąca oparła swój środek odwoławczy na jednym tylko zarzucie. Wskazywała

1/2013 

mianowicie, że OHIM popełnił błąd uznając, że współistnienie znaków może prowadzić do ryzyka wprowadzania w błąd odbiorców na terytorium UE. Zgodnie z orzecznictwem z prawdopodobieństwem wprowadzania w błąd mamy do czynienia, jeżeli odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi oznaczane znakami pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw, które łączą gospodarcze więzy. Takie wprowadzenie w błąd jest możliwe, gdy znaki są identyczne lub podobne. Tymczasem, jak podnosiła skarżąca, zgłoszony przez nią znak nie jest podobny do znaku Impexmetalu. Fabryka Łożysk Tocznych podniosła, że kolidujące oznaczenia łączą jedynie majuskuły „F”, „Ł” oraz „T”, a nadto znak zgłoszony przez Fabrykę zawiera wiele odróżniających elementów graficznych. Samo graficzne ujęcie akronimu „FŁT” w obu znakach jest również dalece odmienne. Znaki mogą, zdaniem skarżącej, zostać z łatwością rozróżnione choćby dzięki odmiennej kolorystyce. Jednak, jak podkreśla Sąd (T-571/10), mimo tego że znak należy oceniać z punktu widzenia ogólnego wrażenia, to elementy słowne są co do zasady bardziej odróżniające aniżeli elementy graficzne znaków towarowych. Przeciętny konsument odwołując się do znaku będzie posługiwał się jego słowną częścią (tylko bowiem element słowny można wymówić). Ponadto majuskuła „Ł”, nieznana osobom nieposługującym się językiem polskim, będzie miała szczególne znaczenie – odbiorcy znaku zwrócą na nią baczną uwagę jako na element im obcy. Jest to ważkie w przypadku wspólnotowych znaków towarowych, które swym oddziaływaniem obejmują obszar zamieszkany przez wiele

 Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

osób nieznających języka polskiego. Kształt liter pozostaje natomiast nie bez wpływu na wrażenie wywierane przez graficzną warstwę oznaczenia. Podsumowując Sąd doszedł do wniosku, że znaki będące przedmiotem sporu są podobne na płaszczyźnie fonetycznej oraz w pewnym stopniu na płaszczyźnie wizualnej. Oceny prawdopodobieństwa wprowadzania w błąd należy dokonywać z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców. Adresatami znaków towarowych objętych sporem są osoby wykazujące wyższy poziom uwagi aniżeli przeciętny konsument (są to wyspecjalizowani przedsiębiorcy korzystający w przemyśle z łożysk tocznych). Jednak skarżąca nie dostarczyła żadnych dowodów na to, że ten wyspecjalizowany krąg odbiorców kojarzy element „FŁT” z nią, a nie z Impexmetalem. Sąd odmówił skuteczności argumentowi Fabryki, że znak będzie utożsamiany z jej nazwą, bowiem znak jest w istocie akronimem tej nazwy, dzięki czemu znak nabiera szczególnie odróżniającego charakteru. Sąd podkreślił, że istnieje już wcześniejszy znak „FŁT”. Jeżeli uwzględniono by szczególnie odróżniający charakter znaku zgłoszonego przez Fabrykę, to taki sam charakter należałoby przypisać temu wcześniejszemu znakowi, z którym koliduje znak zgłoszony przez Fabrykę. Innymi słowy, znak szczególnie odróżniający kolidowałby z innym znakiem szczególnie odróżniającym. Dlatego ten argument jest dla sprawy nieistotny. Skarżąca próbowała również odwoływać się do sytuacji na terytorium Polski, aby dowieść braku prawdopodobieństwa wprowadzania w błąd przez zgłoszony przez nią znak. Podniosła, że w Polsce oba znaki koegzystują

ze sobą. Jednak skarżąca, zdaniem Sądu, nie wykazała, że ta koegzystencja odbywała się w warunkach braku wprowadzania w błąd. W związku z tym, że znaki należy uznać za podobne, a mimo to skarżąca nie przedstawiła dowodów braku wprowadzania odbiorców w błąd przez swoje oznaczenie, Sąd UE oddalił skargę. Źródło: www.curia.europa.eu

Wielu graczy (polo) w branży odzieżowej – decyzja Izby Odwoławczej OHIM dotycząca zgłoszenia znaku graficznego przedstawiającego gracza polo na rowerze W sprawie o sygnaturze akt R 15/2012-2 rozstrzygniętej w marcu 2013 r. Izba Odwoławcza OHIM miała za zadanie ustalić czy nowozgłoszony wspólnotowy graficzny znak towarowy przedstawiający gracza polo na rowerze jest podobny do charakterystycznego gracza polo na koniu – tego, którym Polo Ralph Lauren sygnuje swoje produkty, w szczególności odzież.

Znak przedstawiający gracza bike polo został zgłoszony dla towarów z kasy 18,

25 i 28 klasyfikacji nicejskiej, m.in. ubrań, nakryć głowy, butów. Wobec tego zgłoszenia spółka Polo Ralph Lauren zgłosiła sprzeciw, umotywowany posiadaniem wcześniejszych podobnych znaków towarowych przeznaczonych do oznaczania identycznych produktów. Wydział Sprzeciwów OHIM oddalił sprzeciw w całości uzasadniając swoją decyzję brakiem dostatecznego podobieństwa porównywanych oznaczeń, pomimo identyczności towarów, do oznaczania których znaki zostały zgłoszone. Znaki zostały uznane za dostatecznie odmienne wizualnie, aby nie wprowadzać w błąd konsumentów co do pochodzenia oznaczanych nimi produktów. Spółka Polo Ralph Lauren odwołała się od tej decyzji, uzasadniając, że porównywane znaki mają wiele podobieństw w warstwie wizualnej i koncepcyjnej. Wskazała także, iż użycie późniejszego znaku gracza polo na rowerze do oznaczania produktów odzieżowych może zostać odebrane przez konsumentów jako rozwój dotychczasowego portfolio znaków towarowych marki Polo Ralph Lauren. Izba Odwoławcza OHIM także uznała porównywane znaki za niepodobne. Pomimo tego, że obaj gracze używają długich kijów (tzw. malletów), wykorzystują jednakże inny środek transportu, co jednoznacznie odróżnia porównywanie znaki. Następnie Izba Odwoławcza dokonała badania, czy pomimo braku podobieństwa znaków oraz identyczności towarów może dojść do wprowadzenia w błąd konsumentów co do pochodzenia towarów oznaczonych porównywanymi znakami. Izba doszła do wniosku, że nie zachodzi ryzyko konfuzji, a nabywcy towarów oznaczonych znakiem przedstawiającym gracza bike polo nie uznają, że nabywają produkty marki Polo Ralph Lauren lub że przedsiębiorstwa

będące w sporze są ze sobą ekonomicznie powiązane.

komplementarne nie są objęte ochroną przeciwstawionego znaku towarowego.

Źródło: www.oami.europa.eu

Dokonawszy oceny podobieństwa powyższych znaków towarowych UPRP uznał ponadto, że oba porównywane znaki są podobne w warstwie fonetycznej. W wymowie znaku towarowego „PROVENDA” litera „D” wymawiana jest „krótko” i niewyraźnie. Nie pozwala to zdaniem UPRP na dostateczne odróżnienie porównywanych znaków towarowych, a potencjalny odbiorca może tę niewielką różnicę pominąć. Ponadto zdaniem URPR na ocenę podobieństwa porównywanych znaków, zdaniem organu nie ma wpływu warstwa wizualna znaku spornego.

Podobieństwo oznaczeń „PROVENDA” i „PROVENA” – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Decyzją z maja 2012 r., UPRP unieważnił prawo ochronne na znak towarowy „PROVENDA” w części dotyczącej niektórych towarów z klasy 30 klasyfikacji nicejskiej. Prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy „PROVENDA” przysługiwało E. sp. z o. o. Powyższe postępowanie w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na słownograficzny znak towarowy „PROVENDA” zostało wszczęte w wyniku wniesienia sprzeciwu przez R. w lipcu 2010 r. Wnoszący sprzeciw powołał się na swoje prawa, przysługujące mu do wspólnotowego słownego znaku towarowego „PROVENA”. UPRP dokonał oceny podobieństwa powyższych znaków towarowych porównując w pierwszej kolejności towary oznaczone przeciwstawionymi sobie znakami. W konsekwencji UPRP uznał sprzeciw R. częściowo za zasadny. UPRP nie podzielił jednak opinii wnoszącego sprzeciw o podobieństwie towarów takich, jak półprodukty żywnościowe w proszku na bazie skrobi, w tym placki ziemniaczane, ziemniaki puree, panierki, przyprawy, preparaty usztywniające do bitej śmietany z klasy 30 klasyfikacji nicejskiej spornego znaku towarowego. UPRP uznał bowiem, że towary te jak i towary podobne, czy towary

Ostatecznie organ uznał, że zarówno identyczność jak i podobieństwo towarów i oznaczeń w obu znakach towarowych powoduje powstanie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów nimi oznaczonych. W ocenie UPRP odbiorcy, którymi są w niniejszej sprawie przeciętni polscy konsumenci uznają, że porównywane znaki pochodzą z jednego źródła lub też należą do serii znaków. Towary oznaczone porównywanymi znakami „PROVENDA” i „PROVENA” są oferowane w tych samych miejscach, mianowicie w sklepach spożywczych, super i hipermarketach. Skargę na decyzję UPRP z maja 2012 r. złożył zarówno R. jak i E sp. z o. o. Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2013 r. (VI SA/Wa 1981/12) WSA w Warszawie uznał, że skarga R. zasługuje na uwzględnienie, natomiast skarga E. sp. z o. o. nie jest zasadna. Zdaniem WSA R. zasadnie zarzucił UPRP, że organ ten nie zbadał sprawy w sposób wyczerpujący oraz że pominął szereg istotnych okoliczności mających

1/2013 

wpływ na rozstrzygnięcie decyzji, a także w nieprawidłowy sposób uzasadnił decyzję.

powiązanych ze sobą organizacyjnie w jakikolwiek sposób.

W odniesieniu do skargi złożonej przez E. sp. z o. o. WSA uznał, że UPRP słusznie przyjął że przy dokonywaniu oceny podobieństwa towarów chronionych decyduje kryterium przeznaczenia. Przeciętny konsument nabywając towary nie dostrzega różnic między ekstraktami a koncentratami czy też między sosami owocowymi bez skrobi a półproduktami żywnościowymi w proszku na bazie skrobi, w tym sosami i sosami instant. Dla konsumenta nabywcy towary są wyłącznie produktami służącymi do przygotowania posiłków.

Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl

Sąd podzielił również stanowisko UPRP co do podobieństwa oznaczeń w obu znakach towarowych. Zgodnie z poglądem utrwalonym w doktrynie i orzecznictwie porównania znaków dokonuje się według występujących między nimi podobieństw a nie różnic. Dlatego też w opinii Sądu organ prawidłowo skupił swą uwagę na elemencie słownym „PROVENA” i „PROVENDA” dostrzegając podobieństwo tych oznaczeń. Sąd podzielił w tym zakresie w całości stanowisko organu tym bardziej, że grafika w znaku „PROVENDA” nie jest na tyle charakterystyczna, aby przeważała nad elementem słownym. Ponadto Sąd nie znalazł również podstaw, aby zakwestionować ocenę organu co do istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorów w błąd co do pochodzenia towarów oznaczonych przeciwstawionymi znakami towarowymi. Sąd uznał bowiem, że istnieje ryzyko pomyłki wśród konsumentów, którzy mają podstawy do tego, by sądzić, że towary oznaczone znakiem „PROVENA” i „PROVENDA” pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw

10 Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

Słowno-graficzne znaki „STILO” i „STIHL” nie są do siebie podobne – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie W jednym z poprzednich biuletynów (3/2011) opisywaliśmy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 275/11 oddalający skargę Andreas Stihl AG & Co. KG na decyzję Urzędu Patentowego RP o rejestracji słowno-graficznego znaku towarowego „STILO” na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego PROMA Rafał Grabczyk dla oznaczania towarów w klasie 8 klasyfikacji nicejskiej. WSA w uzasadnieniu swojego wyroku powołał się na art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., wymieniający przesłanki konieczne do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Brak którejkolwiek z przesłanek wymienionych w przywołanym artykule, nie pozwala na jego zastosowanie Tymi przesłankami są: identyczność lub podobieństwo znaków towarowych, renoma znaku z wcześniejszym pierwszeństwem, szkodliwość dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku z wcześniejszym pierwszeństwem lub uzyskanie przez zgłaszającego nienależnej korzyści.

Sąd pierwszej instancji porównał sporne znaki w warstwie fonetycznej, znaczeniowej oraz wizualnej ze względu na ich słowny charakter, zakładając przy tym, że przeciętny odbiorca jest należycie poinformowany, rozważny i racjonalny. WSA doszedł do wniosku, iż w warstwie fonetycznej znaki mają różne brzmienie „ze względu na to, że sporny znak STILO składa się z przedrostka powodującego, iż brzmienie tego znaku jest zdecydowanie odmienne od znaku STIHL”. W zakresie warstwy znaczeniowej znaków sąd pierwszej instancji zauważył, że oba znaki pochodzą z języka obcego, ale użyte w nich słowa dla przeciętnego odbiorcy są zrozumiałe i prawidłowo przez niego odczytywane pod względem ich znaczenia. Słowo „STIHL” jest fantazyjne, nieposiadające określonego znaczenia, natomiast słowo „STILO” może sugerować znaną miejscowość. W zakresie warstwy wizualnej WSA orzekł, iż znaki różnią się znacząco budową, mimo nieskomplikowanej grafiki – oba znaki sporządzone są zwykłą czcionką pisaną wielkimi literami na białym tle. W związku z dokonaną oceną sąd uznał, że w przypadku spornych znaków nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów nimi oznaczonych. Tym samym nie została spełniona przewidziana przez art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. przesłanka identyczności lub podobieństwa znaków towarowych. WSA uznał także, że organy orzekające w niniejszej sprawie przeprowadziły postępowanie prawidłowo, stosownie do

norm zawartych w Kodeksie postępowania administracyjnego. W tym zakresie sąd pierwszej instancji w szczególności zwrócił uwagę, że w postępowaniu przed UPRP obowiązek poszukiwania dowodów ciąży przede wszystkim na stronie postępowania. Strona skarżąca wniosła skargę kasacyjną na powyższą decyzję do NSA, zarzucając wyrokowi naruszenie prawa materialnego poprzez uznanie, że towary oznaczone znakiem „STILO” nie są podobne do objętych przez znak „STIHL” oraz że same znaki również nie są do siebie podobne, a rejestracja znaku „STILO” nie spowoduje wprowadzenia odbiorców w błąd w związku z błędnym skojarzeniem go ze znakiem „STIHL”. W odpowiedzi na skargę NSA podtrzymał stanowisko przedstawione w wyroku WSA i oddalił złożoną skargę, sygn. akt II GSK 1877/11. Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl

Oznaczenie geograficzne jako znak towarowy – „PLISKA” – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie W wyroku z dnia 26 lutego 2013 roku WSA wypowiedział się w na temat rejestracji nazw geograficznych jako znaków towarowych (VI SA/Wa 2306/12). Spór rozstrzygnięty nieprawomocnie wyżej wspomnianym wyrokiem dotyczył oznaczenia „PLISKA”. Pliska jest niewielkim miastem położonym w Bułgarii. W Polsce „PLISKA” funkcjonuje od wielu dekad jako oznaczenie bułgarskich winiaków kupowanych przez prawie cały okres trwania PRL-u. Pierwotna rejestracja tego znaku wygasła wskutek upadłości jego wytwórcy, po czym

doszło do ponownego zgłoszenia go do Urzędu Patentowego. Z uwagi na odmowę rejestracji przez UPRP sprawa trafiła do sądu administracyjnego. W pierwszym wyroku wydanym w 2010 roku WSA oddalił skargę wnioskodawcy, stanąwszy na stanowisku, że oznaczenie to nie ma znamion odróżniających. Skoro „PLISKA” jest oznaczeniem geograficznym, ewentualna rejestracja mogłaby zdaniem sądu utrudniać innym przedsiębiorcom posługiwanie się nim w obrocie. Sąd uznał ponadto, że rejestracja oznaczenia kojarzącego się z Bułgarią przez polską spółkę mającą siedzibę w Warszawie niejako automatycznie spowoduje stan wprowadzenia w błąd konsumentów. Wskutek zaskarżenia wyżej wspomnianego wyroku sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchylił go z przyczyn proceduralnych. W związku z tym omawiane problemy stały się ponownie przedmiotem rozstrzygania przez WSA. Po przeprowadzeniu powtórnej analizy WSA orzekł, że rejestracja nazw geograficznych jest niedopuszczalna tylko wtedy, gdy przeciętny konsument będzie kojarzyć dane oznaczenie z nazwą geograficzną. Nie ma więc przeszkód, aby w innych sytuacjach oznaczenia geograficzne były rejestrowane jako znaki towarowe. Co więcej, fakt możliwego kojarzenia przez konsumentów znaku z danym oznaczeniem geograficznym, a nie z popularnym niegdyś alkoholem, musiałby być udokumentowany. Sąd wyraził również pogląd, zgodnie z którym nie ma automatycznego zakazu rejestracji obcych oznaczeń przez przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce; rejestracja taka nie musi bowiem oznaczać, że znak taki będzie mylący dla konsumentów. Źródło: http://prawo.rp.pl http://orzeczenia.nsa.gov.pl

1/2013 11

Inne zagadnienia

Jak ochronić własną markę przed działaniami konkurencji Marta Wysokińska

Marka zawsze miała duże znaczenie i stanowiła cenną wartość. W związku z tym stała się przedmiotem chronionym przez prawo. Podstawowym sposobem ochrony marki i innych oznaczeń towarów oraz usług stała się rejestracja znaków towarowych. Zarejestrowanie znaku towarowego, tj. otrzymanie prawa ochronnego na znak towarowy, gwarantuje prawo wyłącznego używania tego znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Oznaczenie takie spełnia podstawową funkcję odróżnienia towarów lub usług od oferty konkurentów. Aby dokonać rejestracji znaku towarowego należy zgłosić oznaczenie do Urzędu Patentowego. Jeżeli po rozpatrzeniu sprawy Urząd Patentowy zdecyduje się udzielić prawa ochronnego na znak towarowy, prawo to będzie miało skutek wsteczny – ochrona będzie przysługiwała od daty zgłoszenia. Znaki towarowe rejestruje się w odniesieniu do konkretnych towarów, które należy wskazać w zgłoszeniu znaku. Prawo ochronne na znak gwarantuje wyłączność używania tego znaku w odniesieniu do towarów wskazanych w zgłoszeniu. Urząd Patentowy informuje uczestników rynku o zgłoszeniach i udzieleniu praw ochronnych w drodze stosownych ogłoszeń. Informację o dokonanym zgłoszeniu Urząd opublikuje w Biuletynie Urzędu Patentowego. Od dnia ogłoszenia możemy zapoznawać się nie tylko z samym znakiem, ale też z wykazem towarów, dla których znak jest przeznaczony. Natomiast o wydaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, czyli o faktycznej rejestracji znaku, Urząd Patentowy ogłasza w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

Publikacje Urzędu Patentowego również elektronicznie Publikowane informacje o zgłoszeniach znaków towarowych i wydaniu decyzji o udzieleniu praw ochronnych mogą służyć jako narzędzie ochrony przeciwko rejestracji oznaczeń nazbyt zbliżonych do naszego znaku towarowego przez konkurencję. Wydawnictwa Urzędu Patentowego dostępne są w wersji elektronicznej na stronach Urzędu Patentowego. Z tych publikacji można próbować się dowiedzieć, jakie kroki w odniesieniu do rejestracji oznaczeń podejmuje konkurencja.

Kiedy odmowa rejestracji Istnieje szereg przesłanek, które powodują, że Urząd Patentowy nie powinien zarejestrować znaku. Z ustawy Prawo własności przemysłowej wynika na przykład, że nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Jednym z praw, o których mowa powyżej jest autorskie prawo majątkowe do utworu, który stanowi np. graficzny znak towarowy. Trzeba przy tym pamiętać, że aby powołać się na takie prawo, a znaku nie stworzył podmiot wnioskujący o rejestrację znaku, należy zadbać o to, aby skutecznie (w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) je nabyć od grafika, który znak opracował. Istnieją też przyczyny odmowy rejestracji zgłoszonego znaku wynikające z rejestracji wcześniejszego identycznego lub podobnego oznaczenia. Co do zasady Urząd nie powinien udzielić prawa ochronnego na znak towarowy, który jest identyczny jak znak towarowy zarejestrowany lub zgłoszony wcześniej do rejestracji dla identycznych towarów. Innymi słowy, jeżeli mamy do czynienia z próbą rejestracji identycznego późniejszego znaku w odniesieniu do identycznych towarów, znak zgłoszony później nie powinien zostać zarejestrowany. Przepis mówi ponadto, że Urząd nie powinien też zarejestrować oznaczenia, które jest identyczne lub podobne do wcześniejszego znaku towarowego dla tych samych lub podobnych towarów, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. To ryzyko wprowadzania odbiorców w błąd obejmuje już ryzyko samego skojarzenia znaku zgłoszonego do rejestracji ze znakiem wcześniejszym. Oznacza to, że na przykład w przypadku identyczności znaków, ale odmienności towarów, które mają być takimi znakami opatrywane, podmiot, który wcześniej znak zarejestrował może się uchronić przed rejestracją takiego znaku przez konkurencję, jeżeli wykaże, że towary objęte nowym zgłoszeniem są podobne do jego towarów oraz że w przypadku koegzystowania takich znaków na rynku będzie zachodzić ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru. Wprowadzenie w błąd będzie polegać np. na tym, że klienci nabywający towar oznaczany takim późniejszym ) Artykuł ten ukazał się w Rzeczpospolitej dnia 25 stycznia 2013 r. pod tym samym tytułem; autorka jest radcą prawnym współpracującym z kancelarią K&L Gates Jamka sp.k.

12 Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

znakiem będą sądzić, że pochodzi on od podmiotu uprawnionego do wcześniejszego znaku. Ochrona przysługuje również, jeżeli dojdzie do próby rejestracji znaku nie identycznego a podobnego, lecz dla identycznych lub podobnych towarów, przy czym w takim przypadku również konieczne do ochrony wcześniejszego oznaczenia jest wcześniejsze zgłoszenie znaku oraz wykazanie ryzyka wprowadzenia w błąd. W pewnych sytuacjach zgłoszenie oznaczenia do Urzędu Patentowego wcześniej aniżeli uczyniła to konkurencja nie jest konieczne, aby nastąpiła odmowa rejestracji konkurencyjnego oznaczenia. Jeżeli znak nie został zgłoszony do rejestracji, ale jest znakiem powszechnie znanym i tak w pewnych sytuacjach można się domagać jego ochrony. Nie jest jednak łatwo dowieść, że oznaczenie jest powszechnie znane, dlatego też warto rejestrować swoje znaki.

Uwagi i sprzeciw W przypadku zidentyfikowania dzięki publikacjom Urzędu Patentowego próby rejestracji oznaczenia wchodzącego w prawo danego przedsiębiorcy, dostępne są dwa środki. Ich wybór zależy od etapu, na którym znajduje się postępowanie dotyczące rejestracji znaku. Po opublikowaniu informacji o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego, a przed wydaniem przez Urząd decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, można wnieść do Urzędu uwagi, w których należy wskazać, dlaczego zgłoszony znak towarowy nie powinien zostać zarejestrowany. Mimo że przed rejestracją Urząd Patentowy poddaje zgłoszone oznaczenie badaniu, warto wnosić takie uwagi, bowiem może to zapobiec konieczności podejmowania działań na następnym etapie, o czym mowa poniżej. Jeżeli uwag jednak nie złożono w oczekiwaniu na to, że Urząd sam dokona odpowiedniej oceny i dostrzeże negatywne przesłanki rejestracji albo gdy Urząd złożonych uwag nie uwzględni, lub też w przypadku, gdy zgłoszenie znaku zauważono zbyt późno by wnosić uwagi, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Sprzeciw musi być złożony w terminie 6 miesięcy od daty publikacji informacji o udzieleniu prawa ochronnego w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Powołując się np. na wymienione wyżej przesłanki odmowy rejestracji zgłoszonego oznaczenia, w sprzeciwie należy wskazać dlaczego nie powinno dojść do rejestracji. O wniesieniu sprzeciwu Urząd poinformuje podmiot, który zgłosił znak do rejestracji oraz wyznaczy mu termin na zajęcie stanowiska co do sprzeciwu. Jeżeli podmiot zgłaszający znak podniesie, że sprzeciw jest bezzasadny, rozpoczyna się tzw. postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym, w trakcie którego Urząd Patentowy merytorycznie bada przesłanki odmowy rejestracji wymienione w sprzeciwie. Po przeprowadzeniu postępowania spornego Urząd zadecyduje czy unieważnić prawo ochronne. Jeżeli zaś zgłaszający nie podniesie zarzutu bezzasadności sprzeciwu, Urząd Patentowy wyda decyzję uchylającą decyzję o udzieleniu prawa ochronnego i umorzy postępowanie.

Do dwóch razy sztuka Jeżeli w wyniku merytorycznego rozpoznania sprzeciwu w postępowaniu spornym Urząd Patentowy odmówi uwzględnienia sprzeciwu i nie unieważni prawa ochronnego na znak towarowy, stronie niezadowolonej z takiego rozstrzygnięcia przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Taki wniosek pełni funkcję odwołania. Ponowne nieuwzględnienie sprzeciwu przez Urząd Patentowy nie zamyka jeszcze drogi do poszukiwania ochrony. Jeżeli Urząd Patentowy ponownie – w postępowaniu odwoławczym rozpatrując sprawę po raz drugi – oddali sprzeciw, otwiera się droga do wnoszenia skargi na decyzję Urzędu Patentowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Praktyka W praktyce nie brak jest przykładów konfliktów oznaczeń. Wyniki takich sporów są bardzo trudne do przewidzenia. Pełnomocnicy stron przekonują Urząd Patentowy i sądy administracyjne do swoich racji starając się zilustrować podobieństwa między znakami, czy też istnienie ryzyka wprowadzania klientów w błąd przy użyciu zbyt podobnego oznaczenia. Przykładem takiej sprawy jest spór zawisły przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie dotyczący oznaczenia „Globi Codziennie Niskie Ceny”. Sprawa ta stanowi dobrą ilustrację stopnia skomplikowania zagadnień związanych z ochroną oznaczeń. Urząd Patentowy zarejestrował słowno-graficzny znak „Globi Codziennie Niskie Ceny”. Sprzeciwiła się tej decyzji spółka uprawniona do słowno-graficznego znaku „Biedronka Codziennie Niskie Ceny”, twierdząc, że znaki będące przedmiotem sporu są bardzo podobne. Co więcej podmiot ten podniósł, że używanie znaku „Globi Codziennie Niskie Ceny” będzie

1/2013 13

stanowiło żerowanie na renomie znaku „Biedronka Codziennie Niskie Ceny”. Podmiot, który uzyskał rejestrację znaku „Globi Codziennie Niskie Ceny” bronił się twierdząc, że oba znaki wywołują zupełnie odmienne wrażenie i nie jest możliwe, żeby jakikolwiek klient skojarzył te znaki. Urząd Patentowy stanął na stanowisku, że oznaczenia te nie są podobne, podkreślając, że zastosowanie tego samego sloganu nie może determinować oceny podobieństwa tych znaków, a człony „Globi” i „Biedronka” wystarczająco odróżniają te oznaczenia. Jednak wyrokiem z dnia 7 marca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Urzędu Patentowego, krytykując zbyt pobieżną ocenę w zakresie braku podobieństwa. Sąd podkreślił, że znak należy badać całościowo, a nie – tak jak to uczynił Urząd Patentowy – skupiając się wyłącznie na różnicach. Sąd nakazał uwzględnienie kwestii takich jak chociażby rozplanowanie przestrzenne obu znaków. Urząd Patentowy nie rozważył w pełni warstwy graficznej znaku. Nie odniósł się też w sposób wystarczający do warstwy fonetycznej. Z powyższego wynika, że procedura sprzeciwowa, choć formalnie prosta, otwiera drogę do skomplikowanych rozważań dotyczących podobieństwa znaków i towarów oraz usług, jak i ryzyka konfuzji. To co jest podobne na pierwszy rzut oka może nie zostać uznane za podobne w rozumieniu Prawa własności przemysłowej. Niejednokrotnie stanowiska znanych przedstawicieli nauki w odniesieniu do interpretacji poszczególnych przesłanek odmowy rejestracji są rozbieżne. W dziedzinie prawa znaków towarowych mamy do czynienia z dużą dozą uznaniowości i subiektywnością ocen. Dlatego, aby wnieść skuteczny sprzeciw, warto dobrze znać tę obszerną tematykę od strony zarówno teoretycznej, jak i praktycznej.

14 Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

Informacja o działalności warszawskiego zespołu własności intelektualnej K&L Gates W skład zespołu własności intelektualnej K&L Gates wchodzi siedmiu prawników (w tym rzecznik patentowy), świadczących usługi na rzecz klientów polskich i zagranicznych we wszystkich aspektach prowadzonej przez nich działalności. Świadczymy usługi w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, w tym postępowań sądowych, postępowań dotyczących ochrony celnej oraz postępowań karnych dotyczących piractwa i innych naruszeń praw wyłącznych. Przygotowujemy również wnioski i pisma do Urzędu Patentowego RP oraz Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) dotyczące rejestracji znaków towarowych oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach spornych. Skupiamy się również na licznych zagadnieniach dotyczących nieuczciwej konkurencji i konfliktów oznaczeń. Posiadamy bogate doświadczenie w opracowywaniu umów z zakresu prawa autorskiego i mediów zawieranych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, w tym umów licencyjnych oraz umów dotyczących publikacji, umów dystrybucyjnych oraz dubbingowych, a także umów dotyczących produkcji filmowej i telewizyjnej. Zajmujemy się także regulacjami dotyczącymi nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz kwestiami związanymi z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa i prawem reklamy. Nasze doświadczenie procesowe w zakresie praw własności intelektualnej jest również bogate i różnorodne. Reprezentujemy klientów zarówno przed sądami cywilnymi, jak i karnymi oraz przed urzędami i sądami administracyjnymi.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Oskar Tułodziecki [email protected]

Agata Lewartowska-Błaszczyk [email protected]

Ewelina Madej [email protected]

Ewa Rusak [email protected]

Marta Wysokińska [email protected]

Michał Ziółkowski [email protected]

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem Biuletynu w wersji elektronicznej, uprzejmie prosimy o przesłanie takiej informacji pod adresem emailowym: [email protected], wpisując w tytule wiadomości: „Biuletyn TM”.

Anchorage Austin Berlin Boston Brisbane Bruksela Charleston Charlotte Chicago Dallas Doha Dubai Fort Worth Frankfurt Harrisburg Hong Kong Houston Londyn Los Angeles Mediolan Melbourne Miami Moskwa Newark Nowy Jork Orange County Palo Alto Paryż Pekin Perth Pittsburgh Portland Raleigh Research Triangle Park San Diego San Francisco São Paulo Seattle Seul Sydney Szanghai Singapur Spokane/Coeur d’Alene Taipei Tokio Warszawa Waszyngton Wilmington

K&L Gates zatrudnia pracowników w 48 biurach w Ameryce Pn. i Płd., Europie, Azji, Australii oraz na Bliskim Wschodzie i reprezentuje liczne spółki należące do GLOBAL 500, FORTUNE 100 oraz FTSE 100, a także nowo powstałe i średniej wielkości spółki i przedsiębiorców, uczestników ruchu kapitałowego oraz podmioty sektora prywatnego. Więcej informacji na temat K&L Gates na stronie www.klgates.com. Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania wiążących decyzji. Tematyka poruszona w niniejszej publikacji jest wynikiem subiektywnego wyboru autorów biuletynu i nie stanowi wyczerpującego omówienia wszystkich zagadnień. Informacje zawarte w niniejszej publikacji dotyczą jedynie wybranych aspektów prawnych. Treść biuletynu nie może być traktowana jako porada prawna. ©2013 K&L Gates LLP. Wszystkie prawa zastrzeżone.