Nº de Recurso: 634/2013. ROJ: STS 3697/2014 Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Magistrado Ponente: Manuel Campos Sanchez-Bordona

SENTENCIA En la villa de Madrid, a treinta de septiembre de dos mil catorce. Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 634/2013 interpuesto por "MCLAREN RACING LIMITED", representada por la Procurador Dª. Almudena Galán González, contra la sentencia dictada con fecha 15 de noviembre de 2012 (JUR 2013, 44366) por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 690/2009, sobre diseño industrial; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO "McLaren Racing Limited" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso- administrativo número 690/2009 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de julio de 2008, confirmada el 1 de julio de 2009, que acordó registrar el diseño industrial número D 505127, consistente en un "coche de radiocontrol de juguete". SEGUNDO En su escrito de demanda, de 15 de diciembre de 2010, la entidad recurrente alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "revocando la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 1 de julio de 2009, acordando en su lugar la cancelación del diseño industrial nº 0505127(4)". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba. TERCERO El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 4 de marzo de 2011, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "desestimando el presente recurso y confirmando el acto recurrido por ajustarse a Derecho, con expresa imposición de las costas al actor". CUARTO

1

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 15 de noviembre de 2012 (JUR 2013, 44366), cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas descrita en el fundamento primero de esta sentencia (JUR 2013, 44366). Sin costas." QUINTO Con fecha 5 de abril de 2013 "McLaren Racing Limited" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 634/2013 contra la citada sentencia (JUR 2013, 44366), al amparo de los siguientes motivos: Primero.- al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional (RCL 1998, 1741) "por infracción de lo dispuesto en el art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) ". Segundo.- al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por infracción de "lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real Decreto 1937/2004 (RCL 2004, 2196) por el que se aprueba el Reglamento de Ley 20/2003 (RCL 2003, 1724), de Protección Jurídica del Diseño Industrial, así como indebida interpretación y aplicación del mismo". Tercero.- al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por "infracción de la jurisprudencia aplicable en materia de diseños, en particular la que interpreta el requisito de novedad". Cuarto.- al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por infracción de "lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial [...]". Quinto.- Por escrito de 23 de septiembre de 2013 el Abogado del Estado se opuso al recurso y suplicó "sentencia en los términos que resultan de las consideraciones que anteceden". Sexto.- Por providencia de 5 de mayo de 2014 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 23 de septiembre siguiente, en que ha tenido lugar. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO

2

La sentencia (JUR 2013, 44366) que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 15 de noviembre de 2012, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "McLaren Racing Limited" contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue registrado, a instancias de la sociedad "Abkids Logística SL", el diseño industrial D0505127-4 consistente en un "coche de radiocontrol de juguete". A la inscripción del diseño industrial D 505.127 (4) se había opuesto "McLaren Racing Limited" aduciendo, en síntesis: a) que el nuevo diseño industrial carecía de novedad y de carácter singular, por lo que infringe los artículos 5 , 6 y 7 de la Ley 20/2003, de 7 de julio (RCL 2003, 1724), de Protección Jurídica del Diseño Industrial; b) que el referido diseño resultaba incompatible con la marca comunitaria número 000584656, y era copia del coche de carreras McLaren Mercedes MP4-21, por lo que incurría en las prohibiciones de registro contenidas en el artículo 13, letras b) y f) de la referida ley. La marca comunitaria 00058465 ampara productos de las clases 9 (en concreto "vestidos, calzados, sombrerería, cascos, guantes y gafas de seguridad, todos para protegerse contra accidentes o incendios; gafas, gafas de sol y estuches de las mismas; alarmas anti-robo; reproductores de discos compactos; juegos de televisión; hardware y software de ordenador; registros de audio y vídeo; máquinas de diversión; viseras antideslumbrantes; simuladores para la conducción y el control de vehículos; indicadores de velocidad; aparatos de medida; aparatos de señalización, salvamento (socorro) y de enseñanza, todos para el registro, ensayo, seguimiento, inspección y evaluación de rendimiento de vehículos de motor y de motores automotrices; partes y piezas para todos los productos mencionados"), 12 ("vehículos terrestres a motor y partes y piezas de los mismos"), 14 ("joyería y bisutería, medallas, gemelos, sujeta corbatas y alfileres, medallones; maquetas de vehículos, maquetas de cascos, insignias, hebillas, botones, clavos, ceniceros, artículos para fumadores, adornos, llaveros, salvamanteles, pisapapeles, todos de metales preciosos o de chapado; relojes; partes y piezas de todos los productos citados"), 16 ("papelería, productos de imprenta, imágenes, fotografías, carteles, diarios, revistas, cómics, publicaciones, manuales, catálogos, calendarios y agendas; calcomanías y pegatinas; estuches de artículos de escritura"), 18 ("equipaje y estuches; mochilas; bolsos, bolsas, riñoneras, bolsas de deporte, carteras de colegial; paraguas y parasoles; carteras, forros de libro y rótulas para llaveros, todos de cuero o de cuero artificial"), 25 ("vestidos, calzados, sombrerería"), 28 ("juegos, juguetes; artículos de deporte; modelos reducidos [a escala] de vehículos; coches de control remoto"), 41 ("servicios deportivos de ocio; carreras de coches; educación y enseñanza relacionadas con automóviles y carreras de coches; información deportiva facilitada en línea desde una base de datos informática o desde internet") y 42 ("diseño de vehículos de motor, pruebas, evaluación e inspección de vehículos de motor"). La oposición al registro del nuevo diseño se fundó también, como queda dicho, en la preexistencia del modelo de coche de carreras McLaren Mercedes MP4-21, que la escudería

3

había utilizado durante la temporada de Fórmula 1 de 2006 (antes de la fecha de solicitud del diseño impugnado). A estos efectos, "McLaren Racing Limited" aportó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas un "escrito complementario" al de oposición para acreditar, con publicaciones deportivas y fotografías del vehículo de carreras MP4-21, las similitudes alegadas en su primer escrito. Y es precisamente sobre esta causa de oposición -más que la relativa a la marca comunitaria invocada- sobre la que gira la controversia procesal, una vez que Oficina Española de Patentes y Marcas destacó -como acto seguido transcribiremos- que en la marca comunitaria, según su representación gráfica, ni siquiera aparece un coche, "por lo que no tiene nada que ver con el registro concedido". SEGUNDO La Oficina Española de Patentes y Marcas rechazó la oposición de "McLaren Racing Limited" y confirmó la procedencia del registro del nuevo modelo. Afirmó, a estos efectos, que "el símbolo que incorpora el diseño solicitado e impugnado se compone de dos elementos, uno rojo y otro negro, que conforman un óvalo y cuya visión de conjunto es distinta a la de la marca comunitaria oponente 'McLaren' (mixta) que está conformada, además de por la palabra 'McLaren', por una especie de 'boomerang', diferente al referido símbolo. Así, consideramos que las diferencias existentes entre ambos es suficiente como para eliminar el riesgo de confusión. [...] No ha de ser admitida la pretensión deducida respecto al modelo de coche de carreras McLaren Mercedes MP4-21 toda vez que los argumentos vertidos en el escrito de recurso no desvirtúan los fundamentos del acuerdo impugnado y en este sentido se manifiestan los Servicios Técnicos de este Organismo [...]. Se considera que estas diferencias confieren al diseño ahora impugnado el requisito de novedad frente a las pruebas aportadas por la oposición". La resolución originaria se basaba en un informe de los servicios técnicos de la propia Oficina Española de Patentes y Marcas cuyo contenido era el siguiente: "[...] La oposición se formula en base a falta de carácter singular fundamentalmente. Se compara el diseño registrado con el modelo de coche de carreras McLaren Mercedes MP4-21 correspondiente a la temporada de la Fórmula 1 de 2006, considerando que se trata de una copia de aquel modelo de coche y que no produce en el usuario informado una impresión general distinta. Entre los coches que se comparan existen diferencias muy considerables que ofrecen apariencias externas diferentes. En primer lugar el coche de juguete no es una réplica del coche oponente de McLaren, sino que se trata de un coche esquematizado de un modelo de coche de carreras. Las diferencias existentes son las siguientes: el coche de juguete presenta un alerón delantero plano frente a un alerón con forma sinuosa con una gran curvatura curvoconvexa y cuyos

4

extremos tienen dos paredes perpendiculares al alerón en el caso del modelo oponente; el alerón trasero del coche de juguete es un simulacro de alerón que se levanta mucho sobre la cabeza del piloto y no tiene una determinada forma especial con un panel curvado como es el caso del modelo original. El morro, en el modelo original, llega hasta el centro del alerón delantero curvándose muy pronunciadamente en el modelo original a partir del centro que se corresponde con el eje de las ruedas y, en cambio, está hecho en forma esquemática en el coche de juguete, donde la curvatura es menos pronunciada y donde el morro se apoya sobre el plano. El saliente vertical que hay detrás del piloto es de alzado lateral triangular en el coche de juguete y presenta el lado mayor curvado en el coche original. Los laterales del coche en su zona más ancha están esquemáticamente formados en el coche de juguete a modo de un bloque con cierta curvatura hacia el exterior, mientras que en el coche original lo que hay es una pieza sinuosa que es además hueca. En fin, el diseño registrado es un coche esquemático de juguete cuya impresión general en el usuario informado es distinta a la que ofrece el coche original oponente. Respecto a la Marca Comunitaria oponente, consiste en una gráfica con la denominación de McLaren y una especie de boomerang sobre la letra 'n' y en absoluto aparece un coche en la gráfica, por lo que no tiene nada que ver con el registro concedido". TERCERO Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso administrativo, una vez transcritos los artículos 5 , 6 , 7 y 13 de la Ley 20/2003, de 7 de julio (RCL 2003, 1724), de Protección Jurídica del Diseño Industrial, seguidos de la cita de diversas sentencias de esta Sala del Tribunal Supremo, fueron las siguientes: "[...] En el caso presente, entiende la Sala, del examen comparativo de los diseños industriales, en primer lugar comparando el símbolo rojo con un punto negro que lleva el juguete en los laterales, con la marca gráfica que hace constar el recurrente al folio de la demanda, se observa que el recurrente ha descompuesto la visión de conjunto del gráfico, desagregando la última letra, n que viene acompañada de una especie de bumerang rojo, de tal modo que no recuerda ni tiene que ver con el gráfico de la escudería. Examinado el diseño del coche de juguete con la foto del Mercedes MP4-21 de la temporada de fórmula 1 de 1996 del año 2006, en principio se pueden observar ciertas similitudes, que también existen entre los vehículos de formula 1 de esa época, por lo que este parecido no es concluyente. La Sala se remite al completo informe de los Órganos técnicos de la Oficina Española de Patentes y Marcas en el que se describen las semejanzas y a continuación las diferencias, concluyendo que el coche de juguete en realidad imita un coche de carreras de fórmula 1, en general."

5

CUARTO En el primer motivo de casación, propuesto al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional (RCL 1998, 1741), se denuncia la falta de motivación de la sentencia (JUR 2013, 44366) por no haberse pronunciado sobre la falta del "carácter singular" del nuevo diseño, que la demandante había alegado en su demanda. El motivo no puede ser estimado, pese a que la sentencia (JUR 2013, 44366) resulta en exceso lacónica. La Ley 20/2003 (RCL 2003, 1724) dispone en su artículo 7 que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño anterior. Dado que el tribunal del instancia concluye en el mismo sentido que antes lo había hecho la Oficina Española de Patentes y Marcas, esto es, que existen diferencias suficientes entre el nuevo diseño y la marca comunitaria y el modelo preexistente (expresando, en concreto, algunas de ellas) implícitamente está manteniendo el carácter singular de aquél, en el sentido del artículo 7 de la Ley 20/2003. No es óbice a la consideración anterior la circunstancia de que el tribunal no se haya referido, de modo expreso, al "usuario informado" o al grado de libertad del autor para desarrollar el diseño, criterios que, figurando en el artículo 7 de la Ley 20/2003 como pauta para el reconocimiento de la singularidad, están presentes en el informe de la Oficina Española de Patentes y Marcas al que la Sala se remite, haciéndolo suyo. El tribunal destaca de sus conclusiones cómo el nuevo diseño "imita un coche de carreras de fórmula 1 en general", expresión que corrobora lo que el organismo registral ya había afirmado, esto es, que se trata de un modelo o "coche esquemático" que incorpora los elementos propios y característicos de estos vehículos, con lo que su reproducción a escala lógicamente limita el grado de libertad del autor. Y en el mismo informe, que anteriormente hemos transcrito, consta una referencia explícita al "usuario informado". QUINTO En el segundo motivo de casación, ya al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional (RCL 1998, 1741), "McLaren Racing Limited" considera que la Sala infringe el artículo 25.2 del Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003 (RCL 2003, 1724), aprobado por el Real Decreto 1937/2004 (RCL 2004, 2196), al ratificar la decisión adoptada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en el sentido de no admitir parte del "escrito complementario" al de oposición que "McLaren Racing Limited" presentó el 4 de enero de 2008. A tenor de aquel precepto el escrito de oposición podrá ir acompañado "de los documentos y pruebas complementarias que se consideren pertinentes para acreditar los hechos o la titularidad y vigencia de los derechos anteriores en que se fundamente la oposición al diseño registrado. Estos documentos y pruebas podrán presentarse con el escrito de oposición o con

6

posterioridad a éste, pero siempre antes de la fecha en que se hubiera dado traslado de la oposición al solicitante". Lo cierto es, sin embargo, que la Oficina Española de Patentes y Marcas se limitó a rechazar del escrito complementario la causa de oposición basada en unos diseños comunitarios (números 000670153-001, 0002 y 0003) que no habían sido invocados en el escrito precedente (el de oposición) lo que es conforme con el precepto reglamentario citado. Y en ese mismo sentido resolvió la Sala de instancia que, al calificar como extemporánea la presentación de dicho escrito, se estaba refiriendo a la nueva causa de oposición, no a las fotografías del vehículo. El tribunal, de hecho, tuvo en cuenta el contenido material del escrito complementario como acredita que se refiera en la sentencia (JUR 2013, 44366) a la "foto del Mercedes MP421 de la temporada de fórmula 1 del año 2006". La Sala de instancia no alude a aquel precepto reglamentario porque, en realidad, los nuevos documentos no venían sino a confirmar su juicio, esto es, a demostrar que el parecido entre el vehículo de McLaren Mercedes del año 2006 y el diseño impugnado no era "concluyente", predominando frente a él las diferencias. Y "McLaren Racing Limited", por su parte, se ve obligada a reconocer en este segundo motivo que las publicaciones deportivas y fotografías del vehículo de carreras MP4-21 incluidas en su "escrito complementario" tenían por finalidad no tanto oponer otros diseños comunitarios (lo que era inviable, también desde el prisma del artículo 25.2 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1937/2004) sino simplemente mostrar "otras perspectivas o imágenes adicionales del citado coche". SEXTO En el tercer motivo de casación se denuncia la "infracción de la jurisprudencia aplicable en materia de diseños, en particular la que interpreta el requisito de novedad". "McLaren Racing Limited" considera que no son apropiadas las citas de jurisprudencia que lleva a cabo la Sala de instancia, pues todas ellas se refieren a categorías propias "del derecho de patentes y de los modelos de utilidad y no desde el plano del derecho sobre los diseños". Sin que ello suponga dejar de reconocer la parte de razón que asiste a la recurrente (en cuanto que las sentencias citadas no aluden expresamente a los diseños regulados por la Ley 20/2003 (RCL 2003, 1724)), aquélla introduce en el tercer motivo una mera hipótesis, cual es la de sostener que "si el Tribunal hubiese efectuado una valoración de los hechos conforme a los criterios que recoge la jurisprudencia en materia de diseños tampoco habría tenido en cuenta factores tales como el carácter intelectual o el carácter práctico, sino características propias de los diseños como son las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto". Toma en consideración que -concluye- le habría conducido a denegar el registro del nuevo modelo. Lo cierto es, sin embargo, que son precisamente estos últimos factores los apreciados de hecho por la Sala sentenciadora, en consonancia con el juicio de la Oficina Española de Patentes y Marcas, lo que basta de suyo para rechazar la alegación.

7

Por lo demás, como bien opone el Abogado del Estado, con este planteamiento del motivo "so pretexto de la infracción que en él se denuncia [...] lo que en realidad plantea la parte recurrente no es más que una discrepancia de apreciación fáctica que queda fuera de la revisión casacional". Y es que "McLaren Racing Limited" trata en casación, una vez más, de magnificar las similitudes y relativizar las diferencias entre el diseño impugnado y su vehículo de carreras, tachando a estas últimas de "leves diferencias" y a aquéllas de "significativas coincidencias". Resalta, a este mismo fin, detalles tales como "el alerón delantero, los salientes laterales, la joroba situada detrás del piloto y el reparto y combinación de colores gris plateado y rojo, típicos y exclusivos de la escudería de Fórmula 1 McLaren del año 2006" para concluir que la impresión que se ofrece al espectador, tanto en su conjunto como en los detalles, es la misma en ambos casos. Como quiera que el juicio de comparación que lleva a cabo la Sala de instancia -y antes, la oficina registral- no es en absoluto irrazonable, antes bien se basa en la presencia de elementos diferenciadores "considerables", enumerados y analizados en los informes de la oficina registral que la Sala hace propios, su juicio sobre estos elementos de hecho debe ser respetado en casación, según tantas veces nos hemos pronunciado al respecto. SÉPTIMO En el cuarto y último motivo de casación "McLaren Racing Limited" sostiene que la sentencia (JUR 2013, 44366) infringe "lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley 20/2003 (RCL 2003, 1724), de Protección Jurídica del Diseño Industrial, relativo a la imposible protección por vía del diseño de características que estén dictadas exclusivamente por su función técnica". El motivo es inadmisible por dos razones: A) En primer lugar, porque introduce en el debate casacional una cuestión nueva (la aplicabilidad del referido artículo 11 de la Ley 20/2003) sobre la que nada se dijo en la vía administrativa, ni en la demanda ni en conclusiones, ni fue tratada en la sentencia (JUR 2013, 44366) de instancia, a la que mal se le puede reprochar la infracción de un precepto legal simplemente ausente de la controversia. B) En segundo lugar, porque la conclusión del cuarto motivo vuelve a referirse a las diferencias entre el diseño impugnado y el vehículo McLaren Mercedes como prueba de la falta de "novedad" de aquél, trayendo de nuevo a colación los argumentos del tercero, al que se remite. Rechazado como ha sido éste motivo, lo mismo habría que hacer con el cuarto en lo que concierne a las diferencias apreciadas. En fin, la exposición del cuarto motivo se limita a tomar pie de una parte de la cita jurisprudencial que transcribe la Sala de instancia para sostener - infundadamente- que el tribunal ha protegido unos de los elementos del diseño exclusivamente por su función técnica.

8

Como ello no es así, y se atribuye a la Sala de instancia algo distinto de lo que ella misma ha afirmado y resuelto, en ningún caso el motivo podría ser acogido. OCTAVO Procede, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional (RCL 1998, 1741). A tenor del apartado tercero de este artículo, la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar hasta una cifra máxima de cuatro mil euros la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892), la condenada al pago de las costas ha de satisfacer a cada una de las partes contrarias. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español FALLAMOS PRIMERO Desestimar el recurso de casación número 634/2013 interpuesto por "McLaren Racing Limited" contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 15 de diciembre de 2012 (JUR 2013, 44366) en el recurso número 690/2009. SEGUNDO Imponemos a la parte recurrente las costas de su recurso en los términos precisados en el último de los fundamentos de la sentencia. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos SanchezBordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.

Esta información tiene carácter de no auténtico y gratuito.

9