Año XXXIII – Número 2880 Lima, 24 de noviembre de 2016
SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág.
PROCESO 85-IP-2016
Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2011-00179 Referencia: Marcas involucradas: PPC (mixta) y PCK (mixta).... ........................................................................ 2
PROCESO 95-IP-2016
Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00393 Referencia: Patente: DENTÍFRICO BLANQUEADOR DE FASE DOBLE..... .............................................................. 16
PROCESO 115-IP-2016
Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3 con sede en Cuenca, República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 01803-2015-00092 Referencia: Marcas involucradas: VANDAL COLLECTION + DISEÑO (mixta) y BANDALO JEANS + LOGOTIPO (mixta) ................................................ 24
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016
Proceso:
85-IP-2016
Asunto:
Interpretación Prejudicial
Consultante:
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia
Expediente interno del Consultante:
2011-00179
Referencia:
Marcas involucradas: PPC (mixta) y PCK (mixta)
Magistrada Ponente:
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
VISTOS: El Oficio 0453, recibido el 9 de febrero de 2016, mediante el cual Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-000179; y 1
El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES
1.
Partes en el proceso interno Demandante:
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CO RBETAS.A Y/O ALKOSTO S.A. 1
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Demandado:
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.
Tercero interesado:
PPC, EDITORIAL Y DISTRIBUIDORA S.A.
Hechos relevantes
2.1. El 28 de abril de 2009, PPC, EDITORIAL Y DISTRIBUIDORA S.A. (en adelante, PPC) solicitó el registro de la marca PPC (mixta) 1 para distinguir productos comprendidos en la Clases 92 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
e
P P
2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 607, COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., SIGLA CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. (en adelante, COLOMBIANA) presentó oposición con fundamento en el registro previo de su marca PCK (mixta)3 para amparar productos de la Clase 94 de la Clasificación Internacional de Niza.
,
..
. ....
Expediente interno 09-42886.
J /;
2
Aparatos e instrumentos cientificos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión. reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas regístradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.
3
Certificado 289953.
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Ordenadores, equipos para el tratamiento de la información, aparatos e instrumentos cientmcos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, trasformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro transmisión, reproducción del sonido o Imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores auto- maticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, extintores.
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2.3. El 29 de enero de 201O, mediante Resolución 5253, la Directora de Signos Distintivos (e) de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar infundada la oposición y conceder el registro del signo PPC (mixto). 2.4. COLOMBIANA presentó recurso de repos1c1on y en subsidio de apelación en contra la Resolución 5253. 2.5. El 20 de abril de 2010, mediante Resolución 20122, la Directora de Signos Distintivos (e), resolvió el recurso de reposición, confirmando la Resolución 5253. 2.6. El 31 de mayo de 2010, mediante Resolución 28627 el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 5253. 2. 7. COLOMBIANA presentó acción de nulidad en contra de las Resoluciones 5253, 20122 y 28627. 2.8. El 30 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b} y 136 literal a} de la Decisión 486. 3.
Argumentos de la demanda planteada por COLOMBIANA:
3.1. El signo solicitado no cumple con el requisito de distintividad extrínseca al presentar similitudes desde el punto de vista ortográfico, fonético o auditivo y visual gráfico respecto de la marca registrada PCK (mixta) registrada en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2. Los signos en conflicto poseen núcleo central común formado por las letras "PC" haciendo a los signos confundibles. 3.3. Los signos en conflicto tienen una misma extensión y secuencia semejante en las letras que están compuestas, lo que repercute en una pronunciación similar. 3.4. Dentro de la estructura gráfica que tiene la marca "PPC" la letra "C" es muy similar en su estructura gráfica a la letra "K", lo que puede dar lugar a que se presente confusión directa en los consumidores con relación a los productos que identifican que son los mismos. 3
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Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC:
4.1. La oficina nacional competente, llevó a cabo el análisis de confundibilidad entre los signos PPC (mixto) solicitado y la marca registrada PPK (mixta) conforme a los criterios jurisprudenciales, principios y reglas que la doctrina ha sugerido para este análisis. 4.2. El análisis se realizó de manera sucesiva y no simultánea. 4.3. Si bien el signo solicitado y la marca registrada comparten la letra "P", esto no es determinante para concluir que son confundibles, pues la terminación de la letra C y K le confiere a cada signo una pronunciación suficientemente distintiva sin que genere confusión. 4.4. El signo PPC goza de suficiente distintividad frente a las marcas opositoras al no ser semejantes o idénticos como para inducir a error al consumidor y crear confusión.
B.
NORMAS A SER INTERPRETADAS
1.
El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 4865 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada, excepto del Artículo 134 literales a) y b) al tratarse de un signo conformado por letras y no palabras ni imágenes o figuras.
2.
De oficio se interpretará el Artículo 134 literal d) 6 al tratarse el signo solicitado de una marca conformada por letras.
5
"Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer parrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; ( ... )" "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
/
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (... )" 6
"Articulo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio ar cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: ( ... )
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C.
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TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. 2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 3. Comparación entre signos mixtos. 4. Marcas conformadas por letras.
D.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1.
La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad
1.1.
Indica COLOMBIANA que se concedió un signo carente de distintividad extrínseca en razón de lo cual se analizará esta causal. De igual manera el consultante solicita se interprete el Artículo 135 literales a) y b), por lo que se revisará este tema en este acápite.
1.2.
El registro contemplado en el Articulo 134 de la Decisión 486 es que un signo para ser admitido como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.
1.3.
La aptitud distintiva, es precisamente uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad.
1.4.
Por su parte, el literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.
1.5.
De igual manera, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Artículo 135, literal b) la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.
d) las letras y los números( ... )"
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1.6.
En consecuencia, se debe analizar en el presente caso, si el signo PPC (mixto), cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 135 literal y b) de la referida Decisión.
2.
lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos
2.1.
Como en el proceso interno se discute si el signo PPC (mixto) es confundible con la marca registrada PPK (mixta) es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que:
''Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a)
sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (... )"
2.2.
Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales7 .
2.3.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee 8 •
7
e
Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. Proceso 397-lP-2015.
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2.4.
En cuanto al riesgo de asociacron, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica9 •
2.5.
Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.5.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.
2.5.2.
Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.
2.5.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
2.5.4.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante 1°.
2.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 11: 2.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor 9
Ibídem.
10
Ibídem.
11
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-JP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-JP-2009.
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difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican los signos en conflicto. 2.7. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante
que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
2.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 3.
Comparación entre signos mixtos
3.1. De acuerdo a lo alegado por la demandante, existiría confusión entre el signo solicitado PPC (mixto), y la marca registrada PPK (mixta). En ese sentido, es necesario que se proceda a comparar los signos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. 3.2. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y 8
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el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 12 3.3. Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 13 {i)
Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
(ii)
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.4. Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se debe tomar en cuenta lo siguiente 14: a)
Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada.
b)
Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos:
12
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016.
13
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
14
Ibídem.
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(i)
Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii)
Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.
(iii) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 15. (iv) En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan o en los colores que contienen, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. c)
Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.
3.5.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
3.6.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado PPC (mixto), y la marca registrada PPK (mixta). Para su análisis,
IS
Sobre esto se puede consuhar la Interpretación Prejudicinl 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.
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se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 4.
Marcas conformadas por letras
4.1.
En el presente caso, PPC solicitó el registro de una marca mixta constituida por tres (3) letras que configuran el signo PPC. En tal virtud, resulta conveniente analizar el tema de las marcas constituidas por letras que conforman el alfabeto del idioma español.
4.2.
A este respecto, el Tribunal ha establecido que dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras 16.
4.3.
Como ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras o números, es posible citar, entre otros, XL para designar vestimenta, SOS para productos farmacéuticos, ABC para agendas o directorios, SDK (software development kit) para cierto tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, TB para discos duros, M&A para servicios relacionados con fusiones y adquisiciones, GPS para localizadores o sistemas de posicionamiento global, i7 para computadoras, HD para monitores, GB para tarjetas de memoria, etc.
4.4.
En suma, el carácter distintivo de un signo compuesto por letras deberá analizarse de acuerdo al producto o servicio que se pretende distinguir. En otras palabras, de ser arbitrario respecto al producto o servicio será registrable; lo contrario ocurrirá si el signo resulta descriptivo, genérico o de uso común en relación al respectivo producto o servicio.
4.5.
En ese sentido, si un signo compuesto por letras es asociado con los usos del comercio del producto o servicio que se pretende distinguir, su aptitud distintiva será menor17• De igual manera, si dichas letras evocan, próxima o estrechamente, alguna característica del producto o
16
En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 64-IP-2015 de 27 de mayo de 2015, p. 7.
17
Véase, a titulo referencial e ilustrativo, las directrices de la lntellectual Property Office of New Zealand (1PONZ). "Praclice Guidelines. Absolute grounds dislincliveness. Section 18 of the Trade Marks Act 2002", Capitulo 8, "letters and Numerals", disponibles en web: https://www. iponz.qovt. nzlabout-ip/lrade-marks/praclice-quidelines/currenUabsolule-grounds dislinctiveness/#jumpto-8 002e-letters-and-numerals 7.
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servicio para el cual se solicita el registro, el carácter distintivo de este disminuirá. 4.6.
Adicionalmente, la estilización también aumenta la aptitud distintiva de signos conformados por letras o números, o combinaciones de estos. En otras palabras, cuando la estilización sea tal que las letras o los números son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia, a la percepción general del signo, el carácter distintivo de este será mayor 18•
4.7.
Las oficinas de registro deben ser muy cautelosas a la hora de analizar la distintividad de signos conformados por una o más letras, ya que se pueden presentar diversas situaciones que afectan dicho requisito, a saber19 : 4. 7 .1. Letras de uso común, genéricas, o descriptivas: Las letras, además de ser recursos escasos en virtud de su reducido número, suelen ser utilizadas cómo parámetros indicativos e informativos comúnmente utilizados en el tráfico social y comercial. Como ejemplos tenemos la letra "A", que podría significar primera calidad; la letra "H" en el rubro del calzado indica la anchura los zapatos; y la letra "W" que el mundo de la ropa significa el ancho de la cintura.
En consecuencia, se deberá evaluar si la letra es un signo de uso común, genérico o descriptivo para los productos o servicios que pretende amparar. 4.7.2. Combinación de letras de uso común, genéricas o descriptivas. Las uniones de dos o más letras también podrían utilizarse como elementos comúnmente utilizados en ciertos rubros, o ser indicativo o informativos de productos o servicios. Como ejemplo tenemos: XL para designar la talla de la ropa más grande; SOS para servicios de emergencias médicas, de recate o policiales; ABC para designar agendas o directorios; y AAA para indicar la calidad de las baterías, entre otros. Como en el caso anterior, se deberá analizar si la combinación de letras es un signo de uso común, genérico o descriptivos para los productos o servicios que se pretende amparar. 4.8.
'
f
Ahora bien, en principio nada impide que un signo compuesto por letras, acompañadas de elementos gráficos particulares y estilizadas mediante un tipo grafía especial, sea considerado como
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distintivo. Cuando la estilización sea tal manera que las letras se muestren como secundarias en la apreciación global de la marca, su carácter distintivo será mucho mayor. Míentras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar las letras, existen más probabilidades de que sea considerada, en principio, como distintiva. De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo20 . 4.9.
Finalmente, el titular de una marca compuesta por letras tendrá mayor o menor poder de oposición atendiendo al grado de distintividad que ostenta su signo. Por ejemplo, si el signo adquirió distintividad tendría menor poder de oposición que otro distintivo ab initio. Si las letras tienen una connotación descriptiva, genérica o de uso común, y se permitió su registro por encontrarse acompañadas de otros elementos que le otorgaron distintividad al conjunto, también tendría menor poder de oposición21.
4.1 O. Según lo establecido en el Articulo 134 literal d) de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad contemplado en el Articulo 135 literal b) de la misma normativa. En consecuencia, se deberá evaluar la aptitud distintiva del signo solicitado, PPC (mixto) compuesto por letras, de conformidad con los criterios esbozados en la presente interpretación prejudicial. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2011-000179, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistr dos que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. I
MAGISTRADA 20
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Hugo
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De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
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Notifiquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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Proceso:
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Asunto:
Interpretación Prejudicial
Consultante:
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia
Expediente interno del Consultante:
2014-00393
Referencia:
Patente: DENTIFRICO BLANQUEADOR DE FASE DOBLE
Magistrada Ponente:
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
VISTOS: El Oficio 0588, recibido el 19 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 14, 18, 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00393; y, El Auto de 5 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES
1.
Partes en el proceso interno Demandante:
COLGATE PALMOLIVE COMPANY 1
GACETA OFICIAL
Demandado: 2.
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Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.
Hechos relevantes
2.1. El 26 de marzo de 2008, COLGATE PALMOLIVE COMPANY (en adelante, COLGATE) solicitó en fase nacional el registro de la patente de invención titulada: "DENTIFRICO BLANQUEADOR DE FASE DOBLE" 1, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2006/035277 de 12 de septiembre de 2006. 2.2. El extracto de la solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 604, sin que se hayan presentado oposiciones por parte de terceros. 2.3. El 9 de abril de 2013, mediante Oficio 5983, la oficina nacional requirió al solicitante para que en los términos del Artículo 45 de la Decisión 486, responda a las observaciones de carácter técnico relacionadas con la patentabilidad de la solicitud. 2.4. El 8 de julio de 2013, COLGATE dio contestación al requerimiento formulado por la autoridad. 2.5. El 30 de julio de 2013, mediante Resolución 43911 el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC, resolvió denegar la solicitud de patente presentada por COLGATE, por carecer de nivel inventivo. 2.6. COLGATE presentó recurso de reposición en contra de la Resolución 43911. 2.7. El 26 de diciembre de 2013, mediante Resolución 86096, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 43911. I
2.8. COLGATE presentó acción de nulidad en contra de las Resoluciones 43911 y 86096. 2.9. El 19 de agosto de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 14, 18, 30 y 45 de la Decisión 486.
Expediente interno 08-029935-0000-0000.
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Argumentos de la demanda planteada por COLGATE:
3.1. A criterio de la autoridad la solicitud de patente no cumple con el requisito de nivel inventivo, emitiendo un juicio erróneo, toda vez que el examen de patentabilidad fue conducido mediante un análisis en retrospectiva que no permitió establecer un juicio de valor respecto al nivel inventivo de la patente que se solicitó. 3.2. La autoridad se limitó a identificar de manera aislada e inconexa alguna de las características técnicas que definen a la invención objeto de la solicitud, y a suponer que la combinación de las mismas seria evidente para una persona normalmente versada en la materia. 3.3. El estado de la técnica citado por la SIC falla completamente en poner a disposición del versado en la materia instrucciones o motivación concreta que lo conduzcan a alcanzar de manera obvia la invención cuya patente se solicitó. 3.4. Las divulgaciones del documento 01 que sirvió para denegar la patente, éstas se alejan en varios aspectos técnicos de los conceptos inventivos que caracterizan a la invención objeto de la solicitud de patente, los cuales además de definirla y hacerla distinguible del estado de la técnica, asumen un rol importante por cuanto permiten dar solución al problema técnico propuesto. 3.5. Las enseñanzas del documento 01 son insuficientes para que el versado en capacidad de desarrollar una composición oral como la reivindicada en la solicitud de la patente, la cual provea efectos blanqueadores mejorados y capacidades de limpieza superiores en comparación con las ya conocidas en el estado de la técnica y de esta manera, de solución al problema técnico que enfrenta y resuelve la invención. 3.6. De igual manera el documento 02 es insuficiente para los fines que persigue el versado en la materia. 3.7. Ni el documento 01 ni el 02, así como tampoco el estado de la técnica, anticipan el objeto de la solicitud de patente presentada ni proporcionan al versado, en la materia herramientas, instrucciones o motivación suficiente para alcanzar la materia ahí reivindicada, hecho que la constituye en novedosa, inventiva y por tanto meritoria del privilegio de patente.
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4.
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Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC:
4.1. No es cierto que se haya realizado un análisis en retrospectiva, toda vez que los documentos del arte previo fueron publicados con anterioridad a la fecha de prioridad de la invención, esto es el 27 de mayo de 2005. 4.2. El privilegio de la patente no se denegó por carencia de novedad sino de nivel inventivo. 4.3. El documento D1 pertenece al mismo campo técnico de la invención, toda vez que divulga una composición para el cuidado oral que comprende dos fases, tal como lo reconoce el demandante, una en la cual se encuentra un agente blanqueador y un vehículo oralmente aceptable, y otra en la que se encuentra un abrasivo incompatible con el peróxido, donde las dos fases se mantienen separadas hasta el momento de su uso. 4.4. Respecto al documento 02, pertenece al mismo campo técnico de la invención y aunque no proporciona composiciones de dos fases, divulga composiciones orales con un vehículo anhidro, estables durante el almacenamiento, que tienen un efecto blanqueador. 4.5. La persona del oficio normalmente versada en la materia tiene suficiente motivación para combinar los documentos D1 y 02, toda vez que el documento 01, es el más cercano a la invención, el cual enseña composiciones de dos fases, una de las cuales comprende una fuente de peróxido, y el documento D2 sugiere excluir el agua de composiciones que comprendan fuente de peróxido porque esto favorece a que el agente blanqueador no libere oxígeno dentro de la formulación de tal manera que provea un poderoso agente blanqueador que libere el oxígeno al momento de usarse. 4.6. La invención no presenta una ventaja o una mejora respecto a las composiciones de cuidado oral del arte previo.
B.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 14, 18, 30 y 45 de la Decisión 4862 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede únicamente la interpretación de los
2 "Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial". ( ... ) "Articulo 18.- Se considerará que una invención liene nivel invenlivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".
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artículos 14 y 18, y no del 30 ni 45, toda vez que no se analiza en el proceso interno lo relacionado a las reivindicaciones ni de los informes técnicos. C.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1.
El análisis del nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. Proscripción del examen tipo "hindsight" o "ex post facto".
D.
ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1.
El análisis del nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. Proscripción del examen tipo "hindsight" o "ex post facto"
1.1. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada por falta de nivel inventivo. La demandante argumentó que la Superintendencia de Industria y Comercio se limitó a identificar de manera aislada e inconexa alguna de las características técnicas que definen a la invención objeto de la solicitud, y a suponer que la combinación de las mismas sería evidente para una persona normalmente versada en la materia. 1.2. Por otro lado, la Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que denegó la solicitud de patente no por falta de novedad, sino porque no se cumplió con el requisito del nivel inventivo. 1.3. Por lo tanto, el Tribunal considera pertinente referirse a los requisitos de patentabilidad, y especialmente al del nivel inventivo en relación con el estado de la técnica y la figura del "técnico medio en la materia". 1.4. Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el Artículo 14 de la Decisión 486. 1.5. Según lo dispuesto por el Artículo14 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial3. Del nivel inventivo: 1.6.
J
En el caso en concreto se denegó la patente por falta de nivel inventivo, por Jo que se profundizará este requisito.
lbidem.
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1.7.
De conformidad con el artículo 18 de la Decisión 4864 , una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia.
1.8.
Ahora bien, para los efectos del artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones5 :
1.8.1. Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. 1.8.2. Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar"6. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. 1.8.3. Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: 1.8.3.1.
El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo.
1.8.3.2.
El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento. Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos
Articulo 18.· Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resullado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de ta técnica.
()
f;
5
Proceso 560-IP-2015.
6
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid - España. ff 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO . Págs. 686 y 1089.
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mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica. 1.9.
En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica7.
1.1 O. De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes reglas análisis problema - solución)8 : 1.10.1. Identificación del estado de la técnica más cercano. 1.10.2. Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad. 1.10.3. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. 1.10.4. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia. El examinador debe plantearse las siguientes preguntas: ¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema? ¿De resolverlo en la forma en que se reivindica? ¿De prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 1.11. En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis 7
Ibídem.
6
Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina. Secretarla General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/publidpatentes.pdf.
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retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2014-00393, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Ma · · radas que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el últ o párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
MJ-
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA
Hugo
· o Gó z Apac MAGISTRADO
De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 8
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016
Proceso:
115-IP-2016
Asunto:
Interpretación Prejudicial
Consultante:
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3 con sede en Cuenca, República del Ecuador
Expediente interno del Consultante:
01803-2015-00092
Referencia:
Marcas involucradas: VANDAL COLLECTION + DISEÑO (mixta) y BANDALO JEANS + LOGOTIPO (mixta)
Magistrada Ponente:
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
VISTOS:
El Oficio 0344-SUTDCAC-2016, recibido el 7 de marzo de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3 con sede en Cuenca, de la República del Ecuador, solicita interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 01803-2015-00092; y, El Auto de 5 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES
1.
Partes en el proceso interno Demandante:
FREDDY LEONARDO ULLOA ALVEAR 1
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Demandado:
24/11/2016
Instituto Ecuatoriano Intelectual (IEPI)
de
25 de 34
Propiedad
Procuraduría General del Estado
2.
Hechos relevantes
2.1. El 9 de noviembre de 2012, FREDDY LEONARDO ULLOA ALVEAR (en adelante, FREDDY ULLOA) solicitó el registro de la marca VANDAL COLLECTION + DISEÑO (mixta) 1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 252 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
2.2. Publicado el extracto de la solicítud en la Gaceta de la Propiedad 1 ntelectual 574 no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 2.3. El 23 de febrero de 2015, mediante Resolución 250-2015-IEPI-CUE-SD, la Subdirectora Regional -IEPI- Cuenca resolvió denegar de oficio el registro del signo VANDAL COLLECTION + DISEÑO (mixto), por la existencia previa del registro de la marca BANDALO JEANS + LOGOTIP03 (mixta), para amparar productos de la Clase 254 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada a nombre de SANCHEZ MORALES SEGUNDO DOMINGO. 2.4. FREDDY ULLOA presentó recurso contencioso administrativo en contra de la Resolución 250-2015-IEPI-CUE-SD. 2.5. El 3 de marzo de 2016, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3 con sede en Cuenca, de la República del Ecuador, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Expediente interno IEPI-CUE-PI-SD-2012-30991-RE. 2
Vestuario.
3
Resolución No. 16761. No se ha podido encontrar en el expediente la gráfica del signo.
4
Todos los productos de la Clase 25, zapatos, sombrerería, ropa en general.
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3.
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Argumentos de la demanda planteada por FREDDY ULLOA:
3.1. Mientras el signo solicitado se encuentra en idioma inglés, la marca concedida en español. 3.2. Los signos confrontados coinciden únicamente en dos de seis silabas. 3.3. No existe confusión, toda vez que el signo solicitado está destinado a colecciones de ropa, mientras que la marca registrada está destinada a proteger jeans. 3.4. De la búsqueda realizada por la propia autoridad se desprende que entre los signos existe únicamente un 40% de parecido por lo cual es un caprichoso por parte de la autoridad determinar que existe semejanza.
4.
Argumentos de la contestación a la demanda por parte del IEPI:
4.1. La palabra VANDAL es de conocimiento de la mayoría del público consumidor, por la gran difusión del idioma inglés, por lo que el signo solicitado no puede ser registrado al existir una marca similar. 4.2. Dentro del cotejo marcario se excluyeron los términos genéricos como JEANS y COLLECTION y se compararon únicamente los términos VANDAL y BANDALO, término último que, si bien está escrito incorrectamente, ya que la palabra es vándalo, fonéticamente existe extrema similitud entre los signos comparados, lo cual generaría riesgo de confusión o asociación en cuanto al origen empresarial de los productos, debido a que el consumidor medio los asociaría. 4.3. Respecto al porcentaje de coincidencia éste es del 59% y no del 40% como lo alega el actor. 4.4. Legitimidad del acto emitido al cumplir con las formalidades y procedimiento previsto en la legislación vigente.
5.
Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la Procuraduría General del Estado:
5.1. Interviene en defensa del Patrocinio del Estado de conformidad con la ley. 5.2. Las entidades y organismos del sector público e instituciones autónomas con personería jurídica, comparecerán por intermedio de sus representantes legales o procuradores judiciales. 5.3. Autorización a la Ab. Zobeida Robles Castillo para la defensa del caso.
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B.
NORMAS A SER INTERPRETADAS
1.
El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 4865 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada, únicamente del Artículo 136 limitándolo al literal a), al tratarse de un tema relacionado con irregístrabilidad de signo por confusión y no por denegatoria por falta de distintividad del signo.
2.
De oficio se interpretará el Articulo 135 literal g) de la Decisión 4866, para analizar el tema de los signos descriptivos.
C.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. 3. Marcas en idioma extranjero. 4. Las palabras de uso común en la formación de una marca.
D.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN
1.
lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos
1.1.
5
Como en el proceso interno se discute si el signo VANDAL COLLECTION + DISEÑO (mixto) es confundible con la marca BANDALO JEANS + LOGOTIPO (mixta) es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que:
•Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicítada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asocíación;
( ... )"
6
"Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que:
( ... ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; ( ... )"
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"Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a)
1.2.
sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (... )"
Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales7.
1.3. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente poseeª . 1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica9• 1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.
7
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.
Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.
B
Proceso 397-lP-2015.
9
Ibídem.
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1.5.2.
Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.
1.5.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
1.5.4.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante 10•
1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 11: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público
\
D
10 ll
lbidem. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Juslicia de la Comunidad Andina en múlliples providencias, entre las cuales se destacan las slguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.
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consumidor de los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza que identifica el signo solicitado. 1.7. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 2.
Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta
2.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo mixto con parte denominativa compuesta VANDAL COLLECTION + DISEÑO y la marca denominativa compuesta BANDALO JEANS + LOGOTIPO (mixta) se abordará en este acápite este tema. 2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3. En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas 12 para el cotejo entre los mismos: 2.3.1.
Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión.
2.3.2.
Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos:
- El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 12
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014.
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- El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3.
Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber:
2.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre el signo mixto VANDAL COLLECTION + DISEÑO y la marca mixta BANDALO JEANS + LOGOTIPO, cuyo análisis pueda permitirle a la vez identificar para el efecto, si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 3.
Marcas en idioma extranjero
3.1. Afirma el actor que su signo solicitado VANDAL COLLECTION + DISEÑO (mixto) se encuentra en idloma inglés, mientras que la marca materia de la negativa en español. Por su parte el IEPI ha mantenido que 8
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la palabra VANDAL es de conocimiento de la mayoría del público consumidor, por la gran difusión del idioma inglés, en razón de lo cual se revisará este tema. 3.2. Los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de la marca 13. 3.3. La expresión VANDAL COLLECTION traducida al español significa: 'colección de vandalismo' 14. 3.4. Cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros 15 . 3.5. En el presente caso se deberá determinar si la expresión VANDAL COLLECTION es conocida por los consumidores y adicionalmente deberá compararse la pronunciación de ambos signos en conflicto para verificar si en efecto hay confusión para el público consumidor.
4.
Las palabras de uso común en la formación de una marca
4.1. Afirma el !EPI que la palabra "JEANS" es un término de uso común y no ingresó al cotejo de los signos en conflicto, por lo tanto, en el presenta caso, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas.
13
Proceso 146-IP-2013.
14
https://lranslate.google.com/?hl=es#en/es/vandal%20co11ection
1S
Proceso N º 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 759, de 6 de febrero de 2002.
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4.2. El literal g) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; ( ...)"
4.3. Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 16 4.4. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 4.5. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, para lo cual se deberá tener en cuentas la previsión plasmada en el punto 4.4. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de junío de 2016.
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Corte Consultante al resolver el proceso interno 01803-2015-00092, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el últi o párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
Cecilia Lf¿tJros
Hugo
MAGISTRADA
MAGISTRADO
Apac
De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente ln n-Pr-ejudiciª·l :I Presidente y el Secretario. , � ,'
)
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Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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