PATENT LAW UPDATE GERMANY April 2018

PATENTVERLETZUNG DURCH REPARATUR? NEUE RECHTSPRECHUNG ZUM AUSTAUSCH VON TEILEN Dr. Philipp Krusemarck, Patent Litigation, München Eine Reparatur eines patentgeschützten Erzeugnisses stellt dann keine Patentverletzung dar, wenn die Rechte des Patentinhabers durch das Inverkehrbringen des zu reparierenden Erzeugnisses im Hinblick auf die konkret durchgeführten Reparaturarbeiten erschöpft sind. Eine solche zulässige Reparatur liegt vor, wenn die Reparaturmaßnahmen als bestimmungsgemäßer Gebrauch des Erzeugnisses anzusehen sind, da sie die Identität dieses Erzeugnisses wahren. Werden hingegen die wirtschaftlichen oder technischen Vorteile der Erfindung durch die Reparaturmaßnahmen erneut verwirklicht, handelt es sich wertungsmäßig um eine unzulässige Neuherstellung des Erzeugnisses. Besondere Bedeutung hat diese Abgrenzung insbesondere dann, wenn im Rahmen der Reparatur Teile des Erzeugnisses durch nicht vom Patentinhaber stammende Teile ausgetauscht werden oder ein Erzeugnis aus Teilen mehrerer Erzeugnisse zusammengesetzt wird.

GRUNDSATZ: ZWEISTUFIGE ABGRENZUNG ZWISCHEN ZULÄSSIGER UND UNZULÄSSIGER REPARATUR

Gebrauch) oder ob die wirtschaftlichen oder technischen Vorteile der Erfindung durch die Reparaturmaßnahmen erneut verwirklicht werden (unzulässige Neuherstellung).

Die Grenzziehung zwischen zulässigen und unzulässigen Reparaturmaßnahmen nimmt die deutsche Rechtsprechung unter Berücksichtigung der Eigenart des nach dem maßgeblichen Patentanspruch geschützten Erzeugnisses im Wege einer Abwägung der einander widerstreitenden Interessen vor.

Die Prüfung erfolgt in zwei Stufen: Zunächst wird ermittelt, ob der Austausch des fraglichen Teils während der Lebensdauer des Erzeugnisses von den relevanten Verkehrskreisen üblicherweise erwartet wird (Verkehrsauffassung). Ist diese Frage zu verneinen, liegt eine unzulässige Neuherstellung vor. Ist dies aber der Fall, wird weiter gefragt, ob sich gerade in dem ausgetauschten Teil die technische Wirkung der Erfindung widerspiegelt (BGH GRUR 2012, 1118 Rn. 23 und 28 f. – Palettenbehälter II m.w.N.). Ist auch dies der Fall, wird ebenfalls eine unzulässige Neuherstellung angenommen. Wird die erste Frage bejaht, die zweite Frage aber verneint, handelt es sich hingegen um eine zulässige Reparatur.

Die Interessenabwägung findet statt zwischen den Interessen des Patentinhabers an der ungehinderten Verwertung seiner Erfindung einerseits und den Interessen des Erwerbers am ungehinderten Gebrauch des Erzeugnisses andererseits. Unter Berücksichtigung der Eigenart des nach dem maßgeblichen Patentanspruch geschützten Erzeugnisses ist dabei zu ermitteln, ob die Reparaturmaßnahme die Identität des Erzeugnisses wahrt (bestimmungsgemäßer

Diese von der Rechtsprechung entwickelten Abgrenzungskriterien werden durch die jüngste

BGH-Entscheidung "Trommeleinheit" (Urt. v. 24.10.2017, Az. X ZR 55/16, GRUR 2018, 170, siehe auch gleichlautende Entscheidung vom selben Tag, Az. X ZR 57/16) für solche Erzeugnisse fortentwickelt, die nicht selbstständig, sondern nur als Bestandteil eines umfassenderen Gegenstands in Verkehr gebracht werden. Für solche Erzeugnisse ist eine Verkehrsauffassung in der Regel nicht feststellbar. Fehlt es an einer Verkehrsauffassung, kann nach Auffassung des BGH nicht etwa auf eine vom Gericht normativ ermittelte Verkehrsauffassung abgestellt werden. Vielmehr darf bei unselbständigen Erzeugnissen zur Abgrenzung nur auf die Abwägungskriterien der zweiten Stufe zurückgegriffen werden. Eine unzulässige Neuherstellung liegt nur dann vor, wenn sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln.

Verkehrsauffassung Entscheidend ist vorrangig, ob die Reparaturmaßnahmen, insbesondere der Austausch von Teilen, nach der Verkehrsauffassung als übliche Erhaltungsmaßnahme anzusehen sind, welche die Identität der Gesamtvorrichtung als verkehrsfähiges Wirtschaftsgut nicht in Frage stellen. Dies ist etwa der Fall, wenn die Abnehmerkreise mit dem Austausch des in Rede stehenden Teils während der Lebensdauer des geschützten Erzeugnisses üblicherweise rechnen und der Verbrauch dieses Teils nicht zu einer wirtschaftlichen Wertlosigkeit des geschützten Erzeugnisses führt. Ist nach der Verkehrsauffassung nicht von einer üblichen Erhaltungsmaßnahme auszugehen, stellt die Reparatur eine Neuherstellung des geschützten Erzeugnisses und damit eine Patentverletzung dar. Wenn die Verkehrsauffassung für eine übliche Erhaltungsmaßnahme spricht, wird zugunsten der Interessen des Patentinhabers in einem weiteren Schritt die nachfolgende, an dem konkret geltend gemachten Patentanspruch orientierte Prüfung der technischen Wirkung der Erfindung vorgenommen.

Technische Wirkung Zur Beurteilung der Frage, ob gerade in dem ausgetauschten Teil die technischen Wirkungen der Erfindung in Erscheinung treten, greift die Rechtsprechung insbesondere auf zwei Kriterien zurück. Ist wenigstens eines der Kriterien erfüllt, erweist sich die Reparatur trotz gegenteiliger Verkehrsauffassung als unzulässige Neuherstellung. (1) Zum einen wird ein Widerspiegeln der technischen Wirkung bejaht, wenn speziell das ausgetauschte Teil für die patentgemäßen Vorteile verantwortlich ist. Verneint wird es hingegen, wenn das ausgetauschte Teil zwar mit anderen Teilen zusammenwirkt, insoweit aber nur bloßes Objekt einer erfindungsgemäßen Wirkung ist, die ihre gegenständliche Verkörperung allein in den anderen Teilen findet. (2) Ein Widerspiegeln wird zum anderen bejaht, wenn die Erfindung die Funktionsweise oder Lebensdauer des ausgetauschten Teils beeinflusst. Hierfür ist nicht ausreichend, dass zwischen den in Rede stehenden Teilen ein funktionaler Zusammenhang besteht. Vielmehr ist zusätzlich erforderlich, dass gerade in dem ausgetauschten Teil die technischen Wirkungen der Erfindung in Erscheinung treten. Dies ist nicht der Fall, wenn der Patentanspruch keine Änderungen in Bezug auf Sacheigenschaften, Funktionsweise oder Lebensdauer des Teils vorsieht. Offen bleibt indes, ob auch die Bekanntheit des Austauschteils aus dem Stand der Technik als weiteres Kriterium gegen ein Widerspiegeln der technischen Wirkung sprechen kann. Frühere BGH-Entscheidungen lehnten dieses Kriterium als untauglich ab, da einzelne Merkmale eines Patentanspruchs üblicherweise als solche bereits im Stand der Technik bekannt sind (BGH GRUR 2007, 769 Rn. 20 – Pipettensystem; GRUR 2004, 758, 761 – Flügelradzähler). In der Entscheidung "Trommeleinheit" berücksichtigten der BGH wie auch die Vorinstanz indes beide diesen Gesichtspunkt bei ihrer Interessenabwägung – allerdings nur in Kombination mit der Feststellung, dass der Patentanspruch keine Änderungen in Bezug auf Sacheigenschaften, Funktionsweise und Lebensdauer des Austauschteils vorsehe (OLG Düsseldorf, Urt. v. 29.04.2016, Az. I-15 U 47/15,

DLA Piper UK LLP ist Teil von DLA Piper, einer weltweit tätigen Anwaltskanzlei, die durch eigenständige rechtliche Einheiten agiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.dlapiper.com. Copyright © 2018 DLA Piper. All rights reserved.

GRUR-RS 2016, 11301 Rn. 140; BGH GRUR 2018, 170 Rn. 66 – Trommeleinheit). Bereits letztere Feststellung genügt jedoch für eine Verneinung des Widerspiegelns, so dass unklar bleibt, inwieweit der BGH dem Kriterium der Bekanntheit aus dem Stand der Technik eigenständige Bedeutung zumisst. Klarheit hierüber können nur künftige Entscheidungen schaffen.

AUSNAHME: EINSTUFIGE ABGRENZUNG, WENN KEINE VERKEHRSAUFFASSUNG ERMITTELBAR Nicht höchstrichterlich geklärt war bislang, wie die Abgrenzung in Konstellationen erfolgen soll, in denen keine Verkehrsauffassung feststellbar ist, etwa weil es sich bei dem geschützten Erzeugnis nicht um ein selbständig gehandeltes Wirtschaftsgut handelt. Eine Verkehrsauffassung kann sich nur im Hinblick auf tatsächlich in dieser Form in Verkehr gebrachte Gegenstände bilden. Für geschützte Erzeugnisse, die nicht eigenständig, sondern beispielsweise nur als Bestandteile einer Gesamtvorrichtung in Verkehr gebracht werden, kann sich mithin keine Verkehrsauffassung bilden. Eine solche Konstellation lag dem BGH in dem jüngst entschiedenen Fall "Trommeleinheit" erstmalig zur Entscheidung vor: Die Beklagte vertreibt wiederaufbereitete Tintenpatronen und Tonerkartuschen für Kopierer und Drucker. Die Tonerkartuschen bestehen unter anderem aus einer Trommeleinheit, die wiederum unter anderem aus einer Bildtrommel, einem Flansch und einem Kupplungsbauelement bestehen. Im Rahmen der Wiederaufbereitung der von der Klägerin ursprünglich in Verkehr gebrachten Tonerkartuschen wird die verbrauchte Bildtrommel durch eine funktionsgleiche neue, nicht von der Klägerin stammende Bildtrommel ersetzt. Bei Bedarf wird auch ein mit der Bildtrommel verbundener Flansch ausgetauscht. Das Kupplungsbauelement wird hingegen nicht ausgetauscht. Eine entsprechende Bildtrommel oder einen Flansch bringt die Klägerin nicht separat, sondern nur als Bestandteil von Tonerkartuschen in Verkehr.

Die Klägerin sieht Anspruch 1 des Klagepatents verletzt, der eine fotosensitive Trommeleinheit bestehend unter anderem aus einer Bildtrommel, einem Flansch sowie einem Kupplungsbauelement umfasst. Der geltend gemachte Patentanspruch 1 schützt mit der Trommeleinheit ein aus mehreren Teilen bestehendes Erzeugnis. Der Patentinhaber bringt mit den Tonerkartuschen jedoch Gegenstände in Verkehr, die neben der Trommeleinheit weitere Bestandteile umfassen. Das OLG Düsseldorf stellte als Vorinstanz fest, dass eine Verkehrsauffassung zu der anspruchsgemäßen Trommeleinheit nicht besteht, da diese den privaten und geschäftlichen Endkunden nicht als sichtbares Wirtschaftsgut entgegen tritt, sondern ausschließlich im Inneren der Tonerkartusche verbaut sei. Die Abnehmer besäßen keine konkrete Vorstellung vom Inneren der Kartusche. Auf das Verständnis der Abnehmer im Hinblick auf die Tonerkartusche konnte daher nach Ansicht der Vorinstanz nicht abgestellt werden, da Gegenstand und Bezugspunkt der Erschöpfung gemäß Anspruch 1 die Trommeleinheit als Ganzes ist. Das OLG griff in Ermangelung einer tatsächlichen Verkehrsauffassung auf eine normativ ermittelte Verkehrsauffassung zurück. Es stellte darauf ab, was unter Berücksichtigung der gesamten Umstände aus Sicht eines vernünftigen Mitglieds des Verkehrskreises sinnvoll wäre. Da eine Trommeleinheit mit Verbrauch der Tonerkartusche wirtschaftlich wertlos werde, bejahte das OLG eine unzulässige Neuherstellung. Der BGH entschied, dass in solchen Konstellationen, in denen sich keine Verkehrsauffassung im Hinblick auf das geschützte Erzeugnis herausgebildet hat, die Abgrenzung nicht anhand einer normativ ermittelten Verkehrsauffassung erfolgen dürfe. Ausschlaggebend sei allein das ansonsten nachgelagerte Kriterium, nämlich ob sich gerade in dem ausgetauschten Teil die technische Wirkung der Erfindung widerspiegelt. Dieses Kriterium diene der wertenden Betrachtung anhand patentrechtlicher Überlegungen, wenn eine Neuherstellung auf der Grundlage der Verkehrsauffassung nicht bejaht werden kann. Diese Voraussetzung sei auch dann

DLA Piper UK LLP ist Teil von DLA Piper, einer weltweit tätigen Anwaltskanzlei, die durch eigenständige rechtliche Einheiten agiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.dlapiper.com. Copyright © 2018 DLA Piper. All rights reserved.

gegeben, wenn eine Verkehrsauffassung nicht festgestellt werden kann. Anders als die Vorinstanz sieht der BGH das Kupplungsbauelement, nicht jedoch auch die Bildtrommel als für die patentgemäßen Vorteile verantwortlich an. Die erfindungsgemäße Wirkung finde ihre gegenständliche Verkörperung daher ausschließlich in den Merkmalen des Kupplungsbauelements. Die Bildtrommel sei insoweit nur bloßes Objekt, das als Bestandteil der Trommeleinheit an der erfindungsgemäßen Wirkung teilhabe, ohne hierzu in seiner Funktion oder Lebensdauer beeinflusst zu werden. Der BGH wertete den Austausch der Bildtrommel daher als bestimmungsgemäßen Gebrauch und damit als zulässige Reparatur der Trommeleinheit.

NOCH OFFEN: WIEDERAUFBEREITUNG DURCH ZUSAMMENSETZEN AUS MEHREREN ERZEUGNISSEN, WENN KEINE VERKEHRSAUFFASSUNG ERMITTELBAR Im Rahmen von "Wiederaufbereitungs"Maßnahmen werden verschiedene Exemplare eines patentgeschützten Erzeugnisses zerlegt und anschließend die noch verwendbaren Einzelteile dieser Exemplare zu einem funktionsfähigen Erzeugnis kombiniert. Das OLG Düsseldorf hat in einem die Wiederaufbereitung von Tonerkartuschen betreffenden Parallelverfahren eine unzulässige Neuherstellung bejaht (Urt. v. 28.04.2017, Az. I-15 U 68/15, BeckRS 2017, 110549) und die Revision nicht zugelassen. Die Nichtzulassungsbeschwerde ist noch anhängig (Az. X ZR 49/17). In diesem Verfahren stellte sich unter anderem die Frage, ob eine unzulässige Neuherstellung vorliegt, wenn neben dem Einbau neuer Bildtrommeln die wiederaufbereiteten Tonerkartuschen aus den Teilen verschiedener gebrauchter Kartuschen zusammengesetzt werden. Auch hier konnte das OLG keine Verkehrsauffassung ermitteln und griff daher unter anderem auf eine normative Verkehrsauffassung zurück, nach der es eine unzulässige Neuherstellung bejahte.

Die Tatsache, dass aus gebrauchten, nicht mehr funktionstüchtigen Erzeugnissen erhalten gebliebene Teile entnommen und zu funktionsfähigen patentgemäßen Erzeugnissen zusammengebaut werden, wobei das Gehäuse und das Kupplungsbauelement nicht von derselben Tonerkartusche stammen, sprach nach Auffassung des OLG für eine unzulässige Neuherstellung. Im Einklang mit der schon älteren BGH-Entscheidung "Förderrinne" (GRUR 1959, 232, 234), wonach es sich "um eine unzulässige Neuerstellung […] z. B. bei dem Zusammenbau verschiedener intakt gebliebener Einzelteile handeln" solle, sah das OLG die Identität der ursprünglichen Tonerkartuschen durch die Wiederaufbereitungsmaßnahmen als nicht gewahrt an. Die vom OLG im Übrigen ins Feld geführten Argumente entsprechen denen des OLG im parallelen "Trommeleinheit"-Verfahren. Legt man den vom BGH in der Entscheidung "Trommeleinheit" zugrunde gelegten Maßstab auf diesen Sachverhalt an, könnte auch hier eine von der Vorinstanz abweichende Beurteilung angebracht sein. Denn auch in diesem Fall kann nicht auf eine Verkehrsauffassung zurückgegriffen werden, so dass die Reparaturmaßnahmen ausschließlich danach zu beurteilen sind, ob sich gerade in dem ausgetauschten Teil die technische Wirkung der Erfindung widerspiegelt. Sieht man mit dem BGH nur in den Merkmalen des Kupplungsbauelements die erfindungsgemäße Wirkung verkörpert, handelt es sich bei allen übrigen Teilen der Trommeleinheit um bloße Objekte, die als Bestandteile der Trommeleinheit an der erfindungsgemäßen Wirkung teilhaben, ohne jedoch hierzu in ihrer Funktion oder Lebensdauer beeinflusst zu werden. Solange also das Kupplungsbauelement aus einer vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung zuvor in Verkehr gebrachten Tonerkartusche stammt, wäre nach der vom BGH in der Parallelentscheidung "Trommeleinheit" vertretenen Auffassung konsequenterweise von einem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Trommeleinheit auszugehen – unabhängig davon ob die übrigen Teile vom Patentinhaber in Verkehr gebrachten Erzeugnissen oder von Dritten stammen.

DLA Piper UK LLP ist Teil von DLA Piper, einer weltweit tätigen Anwaltskanzlei, die durch eigenständige rechtliche Einheiten agiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.dlapiper.com. Copyright © 2018 DLA Piper. All rights reserved.

Eine Patentverletzung wäre daher in dem vom OLG entschiedenen Parallelverfahren zu verneinen, sofern die in dieser Entscheidung ebenfalls strittige Frage, ob es überhaupt zu einem entsprechenden Inverkehrbringen der verwendeten Tonerkartuschen gekommen ist, bejaht wird.

KONSEQUENZEN FÜR DIE PRAXIS BEI REPARATURFÄLLEN Steht eine Patentverletzung durch den Austausch eines Verbrauchs- bzw. Verschleißteils im Raum, erfolgt die Abgrenzung zwischen patentrechtlich zulässiger und unzulässiger Reparatur nach der jüngsten BGH-Rechtsprechung entweder ein- oder zweistufig. Wird das Austauschteil vom Patentinhaber nicht eigenständig in Verkehr gebracht, wird die Rechtsprechung die Abgrenzung künftig "einstufig" vornehmen, also ausschließlich anhand der zweiten Prüfungsstufe.

In solchen Fällen sollte bereits beim Abfassen der Patentansprüche darauf geachtet werden, dass zumindest ein Patentanspruch das Austauschteil selbst beansprucht, so dass die technische Wirkung des Austauschteils als Kern der Erfindung anzusehen ist. Spiegelbildlich sollte beim Verfassen einer Klageschrift darauf geachtet werden, dass möglichst (auch) aus einem Patentanspruch vorgegangen wird, der die technische Wirkung gerade des Austauschteils betrifft. Auf Seiten des Beklagten sollte bei der Prüfung von Nichtverletzungsargumenten sorgfältig hinterfragt werden, ob sich zu dem beanspruchten Erzeugnis überhaupt eine Verkehrsauffassung bilden konnte, und falls nicht, ob sich die technischen Wirkungen der mit dem jeweiligen Patentanspruch beanspruchten Erfindung gerade in den ausgetauschten Teilen widerspiegeln.

Falls Sie Fragen zu diesem Thema haben, zögern Sie nicht uns anzusprechen. Dr. Markus Gampp LL.M. Partner | Patent Litigation Head of Patent Practice Germany T +49 89 23 23 72 261 [email protected]

Dr. Philipp Krusemarck Senior Associate | Patent Litigation T +49 89 23 23 72 263 [email protected]

DLA Piper UK LLP ist Teil von DLA Piper, einer weltweit tätigen Anwaltskanzlei, die durch eigenständige rechtliche Einheiten agiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.dlapiper.com. Copyright © 2018 DLA Piper. All rights reserved.