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Modelos de contratos internacionales

Transferencia internacional de Tecnología fuera de la UE/EEE (Know-how)

Enero 2012

Modelos de Contratos Internacionales

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Objetivos

El término know-how se refiere a un secreto conocimiento técnico o comercial que proporcione una ventaja a quien lo utiliza en el mercado, siendo elemento esencial el hecho de ser secreto. El know-how no es un derecho de la propiedad industrial, como las patentes, que pueda ser registrado y que confiera un derecho exclusivo para la fabricación y venta de los productos cubiertos por esta asistencia técnica. Sin embargo, el know-how tiene un indudable valor en sí mismo, y su carácter secreto y confidencial es protegido por la Ley y los Tribunales en caso de espionaje industrial o divulgación indebida de dichos conocimientos. El valor patrimonial de la asistencia técnica o know-how hace que puedan ser objeto de un contrato. Se trata de un contrato por virtud del cual una empresa cede a otra la utilización de procedimientos de fabricación, transformación y conservación de elementos o servicios, o simplemente le cede la asistencia técnica o los conocimientos técnicos para el proceso de producción. El contrato supone no sólo la cesión de los conocimientos técnicos o industriales, sino muy especialmente el derecho a usar un método de fabricación o un procedimiento industrial, junto con un amplio conjunto de conocimientos técnicos, comerciales, administrativos, financieros, etc. Es muy importante describir detalladamente el objeto del contrato o conocimiento industrial cedido, así como los medios para su transmisión.

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Características

Normas Mediante el contrato de transferencia de know-how la empresa que concede la asistencia técnica se obliga a facilitar los conocimientos y derechos incluidos en el contrato de asistencia técnica, así como a no conceder derechos a terceros para la explotación de la asistencia técnica en el territorio licenciado. Por otra parte, la empresa que concede la asistencia técnica se compromete a tampoco explotar la tecnología concedida en el territorio licenciado y a no hacer competencia, activa o pasiva, en el territorio licenciado. Por su parte, la empresa que recibe la asistencia técnica deberá guardar secreto sobre los conocimientos y asistencia técnica facilitada, incluso después del vencimiento del contrato. Además, tampoco puede hacer competencia a la empresa que otorga la asistencia técnica ni fabricar o distribuir productos competitivos. La empresa que recibe asistencia técnica además está obligada a comunicar las mejoras industriales obtenidas gracias a la asistencia técnica, otorgando al titular un derecho no exclusivo a su explotación. Deberá pagar los cánones pactados en el contrato y además realizar controles de calidad de los productos fabricados, observando una calidad mínima. Será de obligado cumplimiento la producción de cantidades mínimas de producto, así como la no realización de ventas activas fuera de los territorios concedidos ni la explotación de la tecnología concedida fuera de su producto. Además, la empresa sólo podrá utilizar la tecnología concedida en la fabricación de sus propios productos. Una vez vencido el contrato, la empresa que recibe asistencia técnica deberá cesar la explotación del know-how, mientras que éste continúe siendo secreto. En los contratos de know-how siempre se contemplará una cláusula de secreto. Los derechos del propietario del know-how exigen una protección contra la divulgación no autorizada del secreto industrial que se otorga. En consecuencia, en estos contratos de asistencia técnica se incluyen cláusulas que tienden a asegurar el secreto del know-how o de la asistencia técnica concedida. La esencia del know-how es la existencia de un conjunto de procedimientos y conocimientos industriales y de fabricación que deben ser protegidos del conocimiento público mediante un deber de secreto, y así el secreto es una condición necesaria para que el propietario de estos derechos industriales los conceda a las empresas para su explotación. El deber de secreto es una condición previa a toda cesión de un derecho de asistencia técnica o know-how, mientras estos conocimientos no sean de dominio público.

Legislación Reglamento (CE) Nº 240/96, de 31 de enero de 1996, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 a determinadas categóricas de acuerdos de transferencia de tecnología. Reglamento CE 556/89 aplicable a acuerdos firmados antes del 1 de abril de 1996.

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Modelo

Este contrato se suscribe a día ........ de ............. de 20........ ENTRE ................., con domicilio social en ................., (denominada en adelante .........................) Y ...................., con domicilio social en ......................, (denominada en adelante ........................) Por el presente se acuerda lo siguiente: PRIMERA PARTE 1. INFORMACIÓN TÉCNICA: A) ......................... suministrará a ....................... todas las especificaciones, dibujos y datos técnicos y otros, en el idioma ....................., que está capacitada para facilitar o divulgar y que sean necesarios para que ..................... pueda fabricar los productos objeto de Licencia. B) Se creará un Comité Técnico conjunto que se reunirá periódicamente con el fin de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de las partes, derivadas de la Cláusula I de este contrato. C) ......................... conservará en forma estrictamente confidencial estas especificaciones, dibujos, datos técnicos y demás información, y no serán facilitados a terceros, sin que medie el acuerdo de ............................, pudiendo ........................ comunicarlos sólo a sus suministradores, en cuanto sea necesario para poder obtener piezas de ellos; quedando éstos a su vez sujetos, en cuanto a carácter reservado y utilización de dichos datos, a condiciones similares a las impuestas a ....................... en este Contrato; y especialmente ........................ procurará, en la medida en que le sea posible, que las piezas fabricadas para ella por cualesquiera otros fabricantes en España no se vendan ni enajenen por éstos a personas distintas de .............................. 2. FACTORÍA: ........................ destinará todos los recursos financieros, técnicos y humanos que sean necesarios para desarrollar sus instalaciones dedicadas a la fabricación de los productos objeto de Licencia, de modo que pueda adecuadamente hacer frente a las demandas del mercado. 3. FABRICACIÓN Y VENTA: A) Con sujeción a los términos de este Contrato, .......................... por el presente concede a ......................... el derecho exclusivo a fabricar y montar en ....................... los productos objeto de Licencia y B) ......................... a través de su Compañía asociada .............................. reconoce que ......................... tiene necesidad de acceder a mercados suficientes fuera de .......................... para poder disponer de aquella parte de su producción que no pueda venderse en …………………. 4. CONTRAPRESTACIÓN: A) Como contraprestación a los derechos concedidos por ....................... a ......................... en este Contrato, ........................... abonará a ........................... o a cualquier compañía designada por ésta unos cánones que se calcularán en la forma siguiente: ..............................................................................................................................................................

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B) Los días 31 de enero, 30 de abril, 31 de julio y 31 de octubre de cada año, ........................... comunicará a ..................... el número de unidades vendidas, el valor de las ventas y el canon a pagar de acuerdo con el párrafo anterior, para el trimestre finalizado el mes inmediatamente anterior. .......................... pondrá, en sus oficinas en ........................, a disposición de los contables y censores de cuentas de ....................., todos los datos que sean necesarios para verificar las cifras comunicadas. C) Dentro de los treinta días siguientes al día de la comunicación prevista en el párrafo anterior, ........................ abonará a .................... o a cualquier compañía asociada designada por .......................... en ..................... (o en cualquier otra moneda indicada por .................. y aprobada por las autoridades españolas de control de cambio), la cantidad equivalente a la comunicada en Euros de acuerdo con el párrafo A) anterior, al tipo de cambio oficial vigente en el mercado español de divisas en la fecha de transferencia. Dicha transferencia se realizará a la cuenta que se designe. SEGUNDA PARTE 6. PROHIBICIÓN DE CESIÓN: Este contrato y todos los derechos concedidos en el mismo a ....................... se entenderán otorgados a .................... a título personal, no pudiendo ........................ transferirlos ni cederlos bajo ninguna forma a terceros, sin que medie el previo acuerdo escrito de ........................ 7. VIGENCIA: A) Se entenderá que este Contrato ha entrado en vigor el .......................... y seguirá vigente durante el plazo de ................. a partir de dicha fecha. El Contrato podrá, a su vencimiento, ser prorrogado o renovado por un plazo que acordarán las partes, siempre que se cumplan los requisitos legales españoles y ....................... para su continuación o renovación. B) Este contrato podrá ser terminado por ............................. mediante notificación escrita a ......................... con un mes de antelación como mínimo en cualesquiera de los siguientes casos: I- Cuando ...................... lleve un retraso de más de noventa (90) días a partir de la fecha de vencimiento en el pago de cualesquiera cantidades adeudadas a ........................ según este Contrato, sin que exista motivo razonable para esta demora. II- Cuando ...................... sea culpable de fallos graves en la fabricación, venta o servicio postventa de los productos objeto de Licencia, que sustancialmente perjudiquen la marca, y continúen durante un plazo de ciento ochenta (180) días después de que .................. haya notificado a ...................... estos fallos, instando su corrección. III- Cuando ...................... haya cometido una violación grave de cualesquiera de sus obligaciones derivadas de este Contrato que hubiera continuado sin ser subsanada durante el plazo de un (1) mes a contar desde la notificación de la denuncia de este Contrato; quedando entendido que en caso de subsanarse esta violación antes de final del plazo de la notificación, ésta quedará sin efecto. IV- Cuando ........................... fuere objeto de liquidación, quebrase o quedase insolvente o cesare en su negocio; o V- Cuando se hubiere llevado a cabo un cambio importante en el accionariado de ...................... del que resulte el control de ............. por un accionista, o grupo de accionistas que, a juicio de ...................... suponga un perjuicio para sus intereses. 8. EFECTOS DE LA TERMINACIÓN: A) Al terminarse este Contrato como consecuencia de la expiración de su plazo de vigencia, o por cualesquiera causa imputable a ....................., ésta tendrá que cumplir la obligación de devolver a ........................ los dibujos, especificaciones, instrucciones técnicas y demás documentos entonces vigentes, relacionados con la fabricación, montaje y servicio de los productos objeto de Licencia.

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B) La terminación de este Contrato tendrá como objeto la cancelación inmediata de todos los pedidos pendientes por piezas, componentes, repuestos o accesorios, formulados por ................... antes de la fecha de entrada en vigor de la terminación. 9. MODIFICACIONES Y RENUNCIAS: A) No tendrá validez ninguna modificación o renuncia a los términos de este Contrato si no se ha hecho mediante documento escrito firmado por representantes debidamente autorizados de .................... e inscrito oficialmente en el Ministerio de Industria español. B) Ninguna renuncia o cesión por ........................ con respecto a cualquier incumplimiento, violación u omisión en el cumplimiento u observancia por ......................... de cualquier parte de este Contrato, tendrá el efecto de renuncia o cesión con respecto a cualquier otro incumplimiento, violación u omisión. 10. NOTIFICACIONES: Cualesquiera notificaciones que ...................... tenga que enviar a ............................... según este Contrato lo serán por correo certificado, al domicilio social de ........................ en ........................, y cualesquiera notificaciones que ...................... tenga que enviar a .................. lo será por correo certificado a la sede social de .......................... en España. Esta notificación se entenderá hecha y surtirá efecto al término del quinto día después de su entrega en correos, cuya fecha de entrega constará en el resguardo de certificación, que bastará para probar el envío en caso de duda. 11. ARBITRAJE: Cualquier discusión que surja en relación con este Contrato se resolverá, de acuerdo con las Normas de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, por uno o más árbitros nombrados de acuerdo con dichas Normas. 12. IDIOMA Y LEY APLICABLE: Este Contrato se redactará y formará en español, y se interpretará y aplicará a todos los aspectos de acuerdo con las leyes españolas.

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*Este Contrato es un modelo. En ningún caso debe ser tomado como única referencia. Le recomendamos consultar con un especialista en la materia para la redacción y firma de contratos con sus clientes.

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