Ref. Sentencia conflicto por revocación de dominio bahiaclub.cl

Partes: Centro Turístico Bahía Club Ltda. (CENTRO TURISTICO BAHIA CLUB LTDA) Sociedad de Inversiones Royal House Ltda. (SOC. DE INVERSIONES ROYAL HOUSE LIMITADA) Santiago, ocho de julio de dos mil diez, VISTOS: 1.- OFICIO OF11953, de fecha 6 de Enero de 2010, fojas 1, por el que NIC Chile designa a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto por revocación del nombre de dominio bahiaclub.cl, suscitado entre Centro Turístico Bahía Club Ltda. (CENTRO TURISTICO BAHIA CLUB LTDA), RUT: 78.295.050-9, domiciliado en A. López de Alcázar 655 - Santiago y Sociedad de Inversiones Royal House Ltda. (SOC DE INVERSIONES ROYAL HOUSE LIMITADA), RUT: 78.923.610-0, representada por don Manuel José Norambuena Méndez, domiciliado en Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1316 Of.41, Santiago. 2.- De fojas 6 a 18 consta solicitud de revocación por parte de Manuel Norambuena Méndez, representante legal de Sociedad de Inv. Royal House Ltda., acompañando a autos copia de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad de Responsabilidad Limitada “Sociedad de Inversiones Royal House Limitada” o “Royal House Ltda.”, Protocolización de “Centro de Especialidades Médicas y de Salud Cenn Limitada”, Extracto de ratificación y rectificación de escritura de modificación social de fecha 19 de enero de 2004 de la Sociedad Centro de Especialidades Médicas y de Salud Cenn Limitada, Certificación del Registro de Comercio de Santiago de Extracto de Rectificación y Ratificación de la Sociedad Centro de Especialidades Médicas y de Salud Cenn Limitada, Inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de la Rectificación y Ratificación de la modificación de escritura de la sociedad Centro de Especialidades Médicas y de Salud Cenn Limitada, quedando la Administración y uso de la razón social a nombre de Manuel José Norambuena Méndez, Extracto del Diario Oficial con Publicación de la Rectificación y Ratificación efectuada de la sociedad Centro de Especialidades Médicas y de Salud Cenn Limitada, Copia de Certificación del Registro de Comercio de Santiago de Resciliación de Modificación de Sociedad Centro de Especialidades Médicas y de Salud Cenn Limitada. 3.- Patrocinio y poder presentado por la revocada que consta a fojas 19. 4.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento de fojas 20 y su correspondiente notificación de fojas 20vta. 5.- Acta de fojas 22, en que consta la realización de la audiencia decretada en autos, con la comparecencia de ambos solicitantes, sin que las partes llegasen a acuerdo, por lo que se procedió derechamente a la fijación del procedimiento arbitral. Consta notificación de la misma de fojas 22 y su despacho por correo electrónico a fojas 23. 6.- Demanda de solicitud de revocación de nombre de dominio presentada por Sociedad de Inversiones Royal House Limitada de fojas 25. Funda su solicitud en que el nombre de dominio consiste en una “dirección electrónica” o bien en una “denominación” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de la misma, para usar los diversos servicios ofrecidos, como páginas web, correo electrónico y conversaciones instantáneas. Agrega que si aplicáramos el principio First come, First Served al conflicto de autos esa parte no tendría la primera preferencia para el otorgamiento del registro del dominio respectivo, sino el solicitante que primero hubiese formulado su pretensión de inscripción sobre el dominio en disputa, lo cual da una señal de injusticia y un perjuicio a la parte que tiene un legítimo derecho.

Sostiene que debiera asignarse el dominio a quien se encuentre de buena fe y acredite que tiene un mejor derecho al dominio, siendo de vital importancia tener un legítimo interés marcario, comercial, empresarial, condiciones que estima que cumple Sociedad de Inversiones Royal House Limitada. Estima que quien merece la protección jurídica expresada en la obtención del dominio, es el que protege sus intereses patrimoniales, entendiendo por tales una sociedad o empresa, que protege sus marcas comerciales, dominios de internet, logotipos e imagen corporativa. Agrega que debe considerarse que la Sociedad Turístico Bahía Club Limitada se constituyó bajo la denominación Bahía Club Limitada que comprende las marcas del revocante registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial: Bahía Club, registro 790631, de 21.06.2007, para la clase 41; Bahía Club, registro 850996, de 07.01.2009, para la clase 42. Así, las denominaciones Bahía Club fueron solicitadas de acuerdo a lo señalado en la Ley de Propiedad Industrial 19039 y sus modificaciones. Precisa que ambas marcas fueron publicadas en el Diario Oficial, solicitud N° 753370 – Bahía Club, de la clase 41, con fecha de publicación 26.01.2007; solicitud N° 403804-Bahía Club, clase 42, fecha de publicación 17.07.1998. La sociedad Centro Turístico Bahía Club Limitada no interpuso oposición, desestimando este derecho. Estima que estos derechos favorecen su solicitud de revocación. El revocante es socio de la Sociedad de Inversiones Royal House, quien es el señor Manuel Norambuena Méndez, quien es titular de las denominaciones que se indican: Bahía Club, registro 790631, con fecha de registro 21.06.2007, de la clase 41; y Bahía Club, registro 850996, con fecha de registro 07.01.2009, de la clase 42. Cita al efecto la Ley de Propiedad Industrial, título II De las Marcas Comerciales, artículo 19: “Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales”. A pesar de esto, y no siendo dominios de Internet, debe señalarse que el dominio en conflicto de la Sociedad Centro Turístico Bahía Club Limitada generará confusión o error, lo cual se ve agravado por los registros marcarios previos. Así, acompaña impresión en que consta: Solicitud en trámite de bahiaclub.cl, con fecha 1/12, efectuada a las 20:41:19 GMT, Revocación, por parte de Royal House Ltda. Como dominio inscrito figura el nombre bahiaclub.cl, con fecha 2008/05/24, efectuada a las 14:24:17 GMT, a nombre de Centro Turístico Bahía Club Ltda. Ante esta situación, y según los antecedentes aportados y el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, y considerando que el primer requisito señalado en el mismo está acreditado, ya que el dominio de autos es idéntico a la famosa y notoria marca Bahía Club, creada y usada por el revocante hace más de 20 años en relación a los servicios de las clases 41 y 42. Señala que hay autores que se han pronunciado a favor de la proyección de los derechos marcarios a Internet, considerando que el apropiarse de un identificador dentro de la red, idéntico a una marca comercial ajena, es un acto contrario a la buena fe, y por tanto contrario a las bases y principios del derecho chileno. Debe señalarse que el tema en disputa es el derecho a desarrollar actividades comerciales y laborales a través del sitio bahiaclub.cl, ante el cual el representante de Centro Turístico Bahía Club Limitada lo mantiene como dominio inscrito desde el 26.07.2000, aduciendo que tendría registrado bahiaclub.cl. No es menos importante señalar que los registros marcarios del señor Manuel Norambuena Méndez abarcan desde el año 1999 a la fecha, como indica: Bahía Club, registro 531594, con fecha de registro 07.01.1999, clase 42, renovada bajo la solicitud 849260 y su registro se encuentra actualmente vigente 850996; Bahía Club, registro 790631, con fecha de registro 21.06.2007, clase 41 y su registro se encuentra actualmente vigente. Ante estas denominaciones, que fueron solicitadas y concedidas con anterioridad al nombre de dominio en disputa en relación al registro número 850996, y que la primera presentación corresponde a la solicitud N° 403804 de fecha 23.01.1998. Bajo el criterio del mejor derecho o de la buena fe se sostiene que la marca Bahía Club es una marca creada, desarrollada y publicitada por el revocante. De no darse curso a su revocación, habrá confusión entre los usuarios de Internet que buscan encontrar al titular de los registros marcarios, y no a un tercero que busca usufructuar de este reconocimiento y preferencia logrados. El hecho de que la revocada haya intentado apropiarse del nombre de dominio por medio de una marca ya registrada es un hecho que induce a confusión a los consumidores. Además, las visitas del público a la página web del

revocante serán desviadas a la página de la revocada, capitalizando todas las visitas de los consumidores que estaban buscando en bahiaclub.cl. Esto es injusto, ilegal y perjudica tanto a los consumidores como al revocante de autos. Si terceros comienzan a pedir todas las marcas como nombre de dominio, habría una confusión de alcances insospechados con gran perjuicio para toda la comunidad de usuarios del sistema de identificación en Internet que provee NIC Chile. Bahía Club goza de prestigio nacional como centro recreacional, y un tercero no puede pretender capitalizar esta trayectoria comercial usando la misma expresión. Esto se traduce en el principio del Fair Use, violentando la buena fe y la eficacia del sistema para todos los usuarios. El revocante cita casos en que se han revocado nombres de dominio: Dominio feisbook.cl: el árbitro resolvió “Que se asigna el nombre de dominio ‘feisbook.cl’ a la segunda solicitante, esto es, FACEBOOK INC., persona jurídica dedicada al rubro de su denominación”. Dominio edge.cl: el árbitro resolvió que “En base a todos los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la inscripción del nombre de dominio ‘edge.cl’ contraría los derechos válidamente adquiridos por la Demandante sobre su marca comercial ‘edge’ y sobre su nombre de fantasía ‘Edge Sistemas Limitada’, cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en el art. 14, párrafo 1°, de la RNCH, lo cual, con arreglo a la previsión establecida en el art. 22, párrafo 1°, de la RNCH, lleva a concluir que la inscripción del nombre de dominio impugnado es abusiva, y en consecuencia, se resuelve: Revocase la inscripción del nombre de dominio ‘edge.cl’, el cual deberá ser transferido por NIC Chile a favor de la parte Demandante ‘Estudios y Diseños de Gestión Limitada’, RUT N°78.514.870-3, quien a su vez deberá dar cumplimiento oportuno a lo dispuesto en el párrafo final del art. 22 de la RNCH, bajo apercibimiento de eliminación del referido nombre de dominio por parte de NIC Chile”. Señala el revocante que será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: A. Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. B. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y C. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. Considera esencial que el nombre de dominio en disputa es prácticamente idéntico a las marcas registradas de propiedad del revocante por lo que la mantención del dominio en el revocado le causa grave perjuicio y provocarían una indudable confusión entre los usuarios de Internet, los que ingresarían al sitio web del dominio en disputa creyendo que encontrarán información alusiva a Bahía Club del revocante. Le afectaría además porque le impediría reflejar su marca en Internet y desviaría las visitas de los consumidores. Estima que el uso del revocado haría un uso de mala fe del dominio en litigio, lo que unido al perjuicio configuraría una de las causales que dan lugar a la revocación y transferencia del mismo. Es evidente que la denominación solicitada no es visible, novedosa, característica ni distintiva. Por consiguiente, es fiel copia de una marca registrada, y queda claro que existe una intención de reproducir una marca que se encuentra registrada en el mercado nacional con el objeto de tener una ventaja comercial. Agrega que debe recordarse que el dominio que se intenta registrar u obtener comprende la base distintiva Bahía Club, y cuyos elementos esencialmente distintivos son los mismos del revocante. Estima que es fácil apreciar que el dominio que la revocada usa el mismo elemento distintivo que conforman las marcas del revocante, y que los servicios que distingue son los mismos. Agrega que la ley de Competencia Desleal, en su artículo 3°, dispone que es competencia desleal es toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente de mercado. En su artículo 4°, considera actos de competencia desleal, a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero. B) El uso de signos o la

difusión de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia, componentes, características, precio, modo de producción, marca, idoneidad, para los fines que pretende satisfacer, calidad o cantidad. Por consiguiente, la denominación de autos está infringiendo los principios de la ética mercantil y competencia leal, que en principio rigen todas las relaciones comerciales, porque el demandado se encontraba en conocimiento de la existencia previa de las denominaciones marcarias Bahía Club (Registrada). Los daños que podría producir al otorgar el nombre de dominio bahiaclub.cl son irreversibles, considerando el valor de una marca comercial, para los consumidores al no poder distinguir entre la competencia. Alcanzar el reconocimiento, recordación y fidelidad de los clientes ha sido un proceso de años de continuo esfuerzo. Dichos aspectos son los que el consumidor no podrá distinguir, y al parecer los costos de la solicitante no involucran estos ítems pues simplemente reproduce literalmente el dominio de una marca registrada, y de esta forma se introduce en el mercado de la forma más sencilla. En cuanto a la normativa legal aplicable al caso de autos, el revocante señala que en virtud de lo establecido en la Constitución Política de la República en su artículo 19 número 25, en concordancia con el artículo 583 del Código Civil, reconocen una propiedad sobre las obras del intelecto. En efecto, la Carta Magna chilena reconoce en el citado artículo que se “asegura a todas las personas, la libertad de crear y de difundir las artes, así como el derecho del autor sobre creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie por el lapso que señale la ley”. Estas materias se encuentran reglamentadas tanto en la ley N° 17336 sobre Propiedad Intelectual como también en la ley 19039 y sus modificaciones sobre Propiedad Industrial y su Protección. Todo esto se ajusta con lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombre de Dominio .CL, en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile y demás normas legales pertinentes Concluye su presentación pidiendo que se rechace la solicitud del primer solicitante Centro Turístico Bahía Club Limitada, y se acoja la petición del revocante, reasignándosele el dominio a esa parte. 7.- Para acreditar sus alegaciones el revocante rindió prueba documental consistente en: a) Copia de solicitud de registro o renovación para marcas servicios, emanado del DPI, en que solicita renovación del registro N° 531594 a nombre de Manuel José Norambuena Méndez, para la marca Bahía Club, clase 42, que incluye servicios de hoteles, restaurantes, bares y establecimientos encargados de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo, N° de solicitud 849260, de fecha 22.12.2008, de fojas 38; b) De fojas 39 a 41 acompaña copias del sitio web de INAPI de los siguientes registros: marca Bahía Club, número de solicitud 752370, con fecha de presentación 20.11.2006, concedida con fecha 21.06.2007, número de registro 790631, de la clase 41C, que incluye servicios de recreación, esparcimiento, camping, de eventos culturales, espectáculos y competencias deportivas; marca Bahía Club, número de solicitud 849260, con fecha de presentación 22.12.2008, concedida con fecha 07.01.2009, número de registro 850996, de la clase 42C, que incluye servicios de hoteles, restaurantes, bares y establecimientos encargados de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo; marca Bahía Club, número de solicitud 403804, con fecha de presentación 23.01.1998, concedida con fecha 07.01.1999, número de registro 531594, de la clase 42C, que incluye servicios de hoteles, restaurantes, bares y establecimientos encargados de procurar alimentos o bebidas preparados para el consumo; c) A fojas 42 acompaña copia de publicación en el Diario Oficial de fecha 17.07.1998 de las solicitudes N° 403804 y 403803 de la denominación Bahía Club, de la clase 42; d) A fojas 43 acompaña dos folletos con información proporcionada por Camping Bahía Club, en los cuales se incluye su logotipo. 8.- Alegaciones de mejor derecho de la revocada, de fojas 45 en que señala que en septiembre de 1992 el señor Walter Müller Castillo junto a unos amigos, compraron un terreno de 6 hectáreas en la Bahía de Guanaqueros con el objeto de construir en él un centro turístico dedicado a la explotación de cabañas y camping, para lo cual por escritura otorgada con fecha 7 de octubre de 1992 en la Notaría de Santiago del señor Roberto Mosquera Gallegos, constituyen la sociedad “Centro Turístico Bahía Club Limitada”, publicándose su extracto en el Diario Oficial con fecha 09.11.1992, siendo inscrita en el Registro de

Comercio de Santiago a fojas 30.709, N° 18.231 del mismo año. El objetivo de la sociedad es la actividad hotelera, turística y de camping. El 11.12.1992 iniciaron actividades ante el SII, con el giro de “Hotelería, Moteles, Camping”, haciendo en el mismo acto la apertura de la sucursal ubicada en Av. Guanaqueros N° 2880, comuna de Coquimbo, provincia de Limarí, IV región. Desde ese año y hasta hoy funciona en avenida Guanaqueros N° 2880 el camping “Bahía Club”, el que consta de un terreno de 2,4 hectáreas que posee locales comerciales, cabañas, sitios para camping, áreas comunes y de esparcimiento para la familia y los niños, un restaurante y las instalaciones necesarias y útiles para esa actividad. En 2000 la sociedad Centro Turístico Bahía Club Limitada procedió a abrir el sitio bahiaclub.cl, el que se mantiene desde esa fecha, teniendo diversas presentaciones, cuya primera versión fue modificada en 2002, y se han hecho diversas versiones en 2003, 2004 y 2005. En los sucesivos años se ha hecho mantención o un mejoramiento del sitio, lo cual consta de un informe preparado por la empresa encargada de la mantención del sitio bahiaclub.cl, Cyber X Asesoría Computacional, el que señala que dicho sitio recibió en 2009 más de 24.000 visitas. Todo esto se acredita con las escrituras de compra de terreno, con la escritura de constitución de la sociedad, con el inicio de actividades, con los comprobantes de pago de las patentes respectivas en la Municipalidad de Coquimbo desde el año 1995 al año 2010, con las menciones y la publicidad aparecida desde los años 2000, 2003, 2005, 2006 y 2008 en la guía turística de la IV región, Turistel, donde el Camping Bahía Club aparece como lugar recomendado de camping en Guanaqueros, IV región y con publicidad gráfica en la página referida a la bahía de Guanaqueros y en los cuales desde el año 2001 aparece publicado el sitio de dominio bahiaclub.cl; con la publicidad impresa por la revocada y aparecida en diversos medios locales, y en los cuales desde el año 2001 aparece publicado el dominio bahiaclub.cl; con los diversos comprobantes de ingreso de la Municipalidad de Coquimbo, que corresponden a la construcción del complejo turístico en el año 1993, de letreros camineros con la leyenda “Camping Bahía Club” en 1995, de aporte para proyecto de agua potable en 1996; con las diversas Resoluciones dictadas por el Ministerio de Salud de la IV región, que aprueba el proyecto del sistema de captación e instalación de agua destinada al consumo humano del camping en 1993, que autoriza el funcionamiento del Camping en 1994, que autoriza un local comercial en 1995, que autoriza las construcciones en 1996; con las Resoluciones de la Municipalidad de Coquimbo de solicitud de construcción de camping del año 1993 y el certificado de recepción definitiva del mismo en el año 1996; y con las impresiones de las versiones del sitio bahiaclub.cl de los años 2002, 2003, 2004 y la versión actual. Es por esto que la revocada usa de forma legítima el término Bahía Club desde 1992, siendo esta denominación parte de su razón social y es el nombre de fantasía del camping abierto por la revocada en la bahía de Guanaqueros, IV región, usando ese nombre desde esa fecha, por lo cual inscribió el nombre de dominio bahiaclub.cl en 2000 para potenciar y publicitar su negocio, que ya a esa fecha era ampliamente conocido en la IV región, lo que se acredita tanto con la documentación pública como privada referida precedentemente. Agrega que esto se ve acreditado además porque si se realiza una búsqueda en Google, las 2 primeras opciones que aparecen son las relativas al camping de la revocada, y sólo en el quinto lugar aparece el revocante con su sitio bahiaclub.com, además de aparecer numerosos sitios tanto en Chile como en el extranjero que usan las palabras bahía club. Por otra parte, el revocante de autos, aunque es dueña de la marca comercial bahía club, no ha hecho uso de dicha marca, no tiene publicidad impresa con ella, no tiene referencias en ninguna de las guías de turismo de la III región, a contrario de la revocada que si tiene presencia y publicaciones. En cuanto al derecho, la revocada cita al efecto el artículo 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL, que señala que: Estima que respecto a la solicitud de revocación del dominio bahiaclub.cl, no se da ninguno de los supuestos del artículo 22 del Reglamento citado, por cuanto la inscripción del dominio referido por parte de la revocada no ha sido abusiva ni tampoco ha sido efectuada de mala fe. Lo anterior, en razón de que el referido artículo 22 señala que para que un nombre de dominio sea considerado abusivo deben cumplirse las tres condiciones señaladas en dicho artículo, en los literales a), b) y c). Si bien se da el supuesto establecido en el literal a) del artículo 22, en razón de que el revocante tiene inscrita la marca Bahía Club a su nombre, no se dan los otros dos supuestos de los literales b) y c)

antes señalados, dado que la revocada tiene derechos e intereses legítimos con dicho nombre y es conocido en el rubro y en la región con el mismo nombre, lo que se acredita con la numerosa prueba documental acompañada, por lo cual el dominio no ha sido inscrito ni se usa de mala fe por su parte. Agrega que tampoco se dan alguna de las enunciaciones que señala el artículo 22, para evidenciar y demostrar la mala fe de la revocada, en los literales a), b), c) y d) del citado artículo, dado que la revocada usa personalmente el dominio para la explotación de su propio negocio y no tiene ni ha tenido nunca intenciones de venderlo, arrendarlo ni negociarlo de ninguna manera en el mercado; la revocada ha inscrito el dominio a su nombre para su uso personal, como lo acredita su página web activa desde 2000, la cual ha sido objeto de cambios y mantenimientos año a año, trabajo encargado a una empresa externa; el dominio figura además en toda la publicidad de la revocada. El negocio del revocante, además de estar ubicado en la III región, fue iniciado en 1998, fecha de constitución de la sociedad, y de la presentación de su solicitud para inscribir la marca comercial, fecha posterior a la iniciación del negocio de la revocada con el nombre Bahía Club, el cual comenzó en 1992, motivo por el cual al momento de inscribir el dominio sólo ha tenido como intención potenciar su negocio e informar a sus clientes y atraer a nuevos clientes. Esto, no lo ha hecho copiando la marca del revocante, porque aunque está inscrita en el año 1999, el nombre ya era usado por la revocada de forma pública en el año 1992. Todo esto ha sido considerado en numerosos fallos sobre solicitudes de revocaciones de sitios, en los cuales aún cuando quien pide la revocación tiene una marca inscrita a su nombre, se ha mantenido el sitio a nombre de su propietario, por cuanto ha demostrado por el mismo que fue inscrito de buena fe, y que el mismo es ocupado por su propietario para potenciar su negocio. Dentro de estos fallos la revocada destaca las siguientes sentencias: Consorcio Periodística de Chile S.A. (Copesa) contra Michel Alfredo Echavarría Álvarez, por el sitio triplew.cl, de fecha 16 de enero de 2009 dictada por el Juez Árbitro don Marcos Morales Andrade; Clorox Chile S.A. contra Brimaz Productos Químicos Limitada, por el sitio brimax.cl, de fecha 18 de noviembre de 2008, dictada por el Juez Árbitro don Juan Agustín Castellón; y Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. contra Inversiones Carmona Hermanos Limitada, por los sitios planetauto.cl, planetcar.cl, planetcars.cl, de fecha 28 de enero de 2009, dictada por el Juez Árbitro don Marcos Morales Andrade. Finaliza su presentación señalando que se rechace la demanda de revocación de dominio, con costas. 9.- Para acreditar su mejor derecho, la revocada presenta la siguiente documental: a) A fojas 58bis presenta escritura de compraventa e hipoteca de Schaeffer Ibsen, María Luisa a Müller Castillo, Walter Erick y otros, en que se vende un inmueble ubicado en Coquimbo, sector Guanaqueros. En cuaderno aparte constan diversos documentos que dan cuenta de la trayectoria comercial y social de la empresa, en que consta que la denominación de la empresa es Bahía Club Ltda. 10.- A fojas 61, el revocante evacúa traslado, en que señala que debe recordarse y tenerse presente que un legítimo interés marcario, comercial, empresarial y la buena fe que inspira la solicitud de inscripción del nombre de dominio en cuestión son condiciones que son seguidos por Sociedad de Inversiones Royal House Limitada, quien merece la protección jurídica expresada en la obtención del dominio quien busca proteger sus interese patrimoniales: sus marcas comerciales. Así, señala que la sociedad Centro Turístico Bahía Club Limitada se constituyó bajo la denominación Bahía Club Limitada que comprende las marcas del revocante registradas ente el INAPI: Bahía Club, registro 790631, con fecha de registro 21.06.2007, para la clase 41; Bahía Club, registro 850996, con fecha de registro 07.01.2009, para la clase 42. El revocante concluye que se cumple plenamente con la primera condición de las inscripciones abusivas, contemplada en la Reglamentación: el nombre de dominio es idéntico o engañosamente similar a una marca de servicio sobre la que tiene derechos el revocante. Los hechos que prueban la mala fe del actual titular del nombre de dominio bahiaclub.cl. El artículo 22 inciso tercero de la Reglamentación, dispone que cualquiera de las circunstancias que se mencionan sirven, por si sola, para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado. Con

mayor razón, entonces, debe estimarse probada la mala fe si concurren varias de estas situaciones simultáneamente. Agrega el revocante que la intención de impedirle reflejar su marca en el nombre de dominio de autos se puede apreciar también que se cumple con otra de las causales previstas como pruebas de mala fe en el citado artículo 22, esto es “Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta”. En consecuencia con lo descrito, el revocante señala que tiene importancia que los derechos marcarios en Internet, y considerando que el apropiarse de un identificador dentro de la red, idéntico a una marca comercial ajena, es un acto contrario a la buena fe, y por tanto, que contraría las bases y principios de nuestro derecho. El revocante cita la jurisprudencia encontrada en la base de datos de NIC Chile, y cita diversos fallos que sustentan su posición: Cita el fallo recaído sobre el nombre de dominio ovocasino.cl, que señala que “CUARTO: Que, a fojas 4, se acompaña solicitud de revocación de dominio, presentada por don FRANCISCO MOLINA CÁCERES, en representación la parte revocante, el cual señala: a. Que la inscripción por parte de don EINAR ERLANDSEN NEUBAUER es abusiva, debido a que su representado posee debidamente registrada a su nombre en el Departamento de Propiedad Industrial, la marca comercial , bajo los siguientes números de registros: Nº 642.446, Nº 642.445, Nº 642.444, Nº 636.616, Nº 636.617, Nº 642.447, Nº 651.626, Nº 642.455 y Nº 647.324, todas del año 2002. b. Que, al asignarle Nic el dominio a don Einar Erlandsen Neubauer, constituye una usurpación de un signo distintivo constituido por la marca registrada a nombre de su representada, contradiciendo las normas del Derecho de Propiedad sobre marca comercial. c. Que, la jurisprudencia administrativa y judicial se ha uniformado en considerar que se produce infracción al ordenamiento jurídico especialmente a las normas especiales sobre Privilegios Industriales, causando error y confusión al público consumidor, cuando los nombres de dominio resultan ser idénticos, gráfica o fonéticamente, con marcas registradas por terceros. d. Que, si bien es cierto los nombres de dominio no son marcas comerciales, muchas veces se traducen en verdaderos signos distintivos al igual que las marcas, y no sólo se relacionan con una simple dirección IP. e. Que, el dominio en cuestión, corresponde en forma integra a la marca registrada en Chile por su representada y con anterioridad a la solicitud del señor Erlandsen, Dominio: , Marca Registrada: ”. Cita el fallo recaído en el dominio constructorasil.cl, que señala que “las expresiones CIL CONSTRUCTORA INTERNACIONAL o CONSTRUCTORA CIL, son prácticamente idénticas y absolutamente confundibles con CONSTRUCTORASIL, por ello estiman que para evitar todo tipo de errores entre el público consumidor, el nombre del dominio en disputa debe ser asignado a su representados; representándose su titular de las siguientes marcas: CIL, Registro N° 826.126, que renueva al N° 507.183, clase 37, empresa constructora; CIL, Registro N°568.501, que renueva al N° 358.103, clase 37 para servicios de instalación, mantención y reparación de obras civiles, montajes y movimientos de tierra; CI, Registro N° 568.014, clase 37 empresa constructora, construcción de viviendas, o obras civiles, viales y camineras, mantención, reparación e instalación de toda clase de artículos y productos, bienes muebles e inmuebles; CIL CONSTRUCTORA INTERNACIONALS. 4.- Registro N° 832.896, que renueva al N° 507.184, clase 37 empresa constructora; CIL AMBIENTE, Registro N° 616.522, Tratamiento de residuos, Información en Materia de tratamiento de materiales, destrucción incineración de basuras Reciclaje de basuras y desechos, Desodorización del aire, Administración y operación de rellanos sanitarios, Recolección de basura; CIL AMBIENTE, Registro N° 616.523, Investigación Bacteriológica, biológicas, geológicas, químicas y técnicas; Asesorías profesionales vinculadas al relleno sanitario; Asesorías profesionales de proyectos de ingeniería y construcción; Proyectos ecológicos y todo lo relacionado con temas del medio ambiente; Estudio de proyectos técnicos; Prospección e investigaciones geológicas, estudios de suelo, impacto ambiental. Que la doctrina nacional ha considerado que la relación que

existe entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha y, por lo mismo, la resolución de este tipo de conflictos debe ser en observancia de los derechos marcarios de las partes y en este sentido, las marcas registradas CIL y CIL CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A., se asemejan gráficamente y fonéticamente al dominio en disputa, CONSTRUCTORASIL.CL, razón por la cual este último será asociado directamente a su mandante y el registro de estas marcas demuestra el interés de la mandante para distinguir y proteger sus servicios, con el objeto que los usuarios y destinatarios de éstos no se vean inducidos a error respecto a su procedencia empresarial; en consecuencia, el propósito de obtener el nombre de dominio constructorasil.cl obedece a la debida protección de los intereses de su representada, en el sentido de evitar que sus actuales o potenciales clientes, al navegar por internet, se confundan al momento de buscar su portal accediendo a un sitio perteneciente a terceros; Que conceder el dominio en disputa al primer solicitante o sólo afectará a sus representadas, y no perjudicará abiertamente a los consumidores quienes serán víctimas de confusiones y errores sobre el origen empresarial de los servicios ofrecidos en Internet; que se ha comprobado que el primer solicitante ofrece precisamente servicios de construcción e ingeniería por dicha vía, hechos que configuran graves infracciones a la Ley de Propiedad Industrial, algunas incluso constitutivas de delito, toda vez que se está utilizando una expresión cuasi-idéntica incluso idéntica en el plano fonético- a las marcas inscritas por su representada para distinguir exactamente los mismos servicios que protegen los registros de su mandante y en este sentido la ley le concede un derecho exclusivo y excluyente para utilizar y explotar sus marcas, derecho que incluye, por cierto, la facultad de impedir que un tercero, sin su consentimiento, utilice y ofrezca los mismos servicios con una marca prácticamente idéntica en Internet”. Ante lo señalado, el revocante agrega que se confirma y se refleja que la marca en Internet está desviando a los consumidores. La revocada estaría vulnerando la marca comercial y el nombre del dominio del revocante, lo que vulnera sus derechos y hacen uso de mala fe del dominio en disputa, cumpliéndose con las condiciones que dan lugar a la revocación y transferencia del mismo. Agrega que si se basan los conflictos marcarios en un legítimo derecho y de acuerdo a la legislación marcaria, el registro de una marca comercial otorga al titular un derecho exclusivo que se suscribe en el ámbito del territorio nacional. Así, la Sociedad Centro Turístico Bahía Club Limitada estaría vulnerando los derechos marcarios del revocante. Señala que desde un punto de vista de los Derechos de Propiedad Industrial puede señalarse que los nombres de dominio tienen una capacidad distintiva, y por tanto, una función distintiva igual o similar a una marca. Por esto es que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan con las siguientes condiciones: A. Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. B. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y C. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. Ante lo mencionado se infringe con lo establecido en el Reglamento de NIC Chile en sus artículos 20, 21 y 22, además que vulnera el artículo 19 número 25 de la Constitución, la ley 17336 sobre Propiedad Intelectual, y la ley 19039 y sus modificaciones en sus artículos 19 letras d), f), g), h) y k), todo esto según el artículo 16 N° 1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC. El revocante se refiere a lo expresado por la revocada, señalando que lo argumentado no tendría asidero, por cuanto la revocada siempre estuvo en conocimiento del registro marcario de la denominación Bahía Club desde el momento que pidieron el dominio .cl. Además, las denominaciones Bahía Club fueron solicitadas de acuerdo a lo establecido en la ley de Propiedad Industrial 19039 y sus modificaciones, quien establece en su párrafo 2°: De los procedimientos generales de oposición y registro y en su Artículo 5° inciso 1° “Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento

oposición a la solicitud de marca (…) La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo”, lo cual no se hizo. Señala que no se referirá a los documentos acompañados por la revocada por no tenerlos a la vista al momento de retirar la demanda. Finaliza su presentación pidiendo que se sirva tener por evacuado el traslado conferido y se acoja la petición de revocación, y se condene en costas a la revocada. 11.- El revocante acompaña la siguiente documental con el fin de sustentar su posición: a) De fojas 67 a 69 acompaña impresiones del sitio web bahiaclub.com; b) A fojas 70 y 71 acompaña impresiones del sitio web bahiaclub.cl, que en parecer del revocante demuestran el uso malicioso del registro marcario Bahía Club. 12.- A fojas 74, el revocante presenta antecedentes que acreditan sus alegaciones. Así, cita diversos fallos que otorgan fuerza a los registros marcarios de los revocantes: Fallo por dominio homecenters.cl dictado por el árbitro Ricardo Sandoval López: “En Santiago, a 28 de Diciembre de 2009. QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio “homecenters.cl” por parte del primer solicitante constituye una amenaza a las marcas comerciales del segundo solicitante, que pueden verse afectadas por la confusión, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio “homecenters.cl” en función de la marca HOMECENTER, que identifica la marca registrada con la expresión HOMECENTER, puede entenderse que el dominio ya indicado, forma parte de la marca “HOMECENTER” registradas por SODIMAC S.A. y, el hecho de incluir la expresión aludida lleva al consumidor a creer que existe unión entre el dominio así configurado y la marca ya indicada. Sentencia. Reasigna el dominio al revocante”. Fallo por dominio sectorplazaegana.cl, señala que: “Santiago, 23 de diciembre de 2009. RESUELVO: En mérito de lo señalado en la parte considerativa, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio al segundo solicitante, esto es, Plaza Oeste S.A. Rut 96.653.650-0”. Fallo por dominio importadoralazofri.cl, dictado por el árbitro Guillermo Carey, que señala que: “II. PARTE CONSIDERATIVA. II.8. Que respecto de las alegaciones formuladas por el Segundo Solicitante fundamentando su mejor derecho respecto del nombre de dominio en disputa, éste ha acreditado la titularidad de las siguientes marcas: (i) “Zofri”, Reg. N° 520594, mixta, para distinguir servicios de las clases 35, 39 y 42; (ii) “Zofri”, Reg. N° 520595, denominativa, para distinguir servicios de la clase 39 y 42; (iii) “Zofri Part” Reg. N° 828536, mixta, para distinguir productos de la clase 16; (iv) “Mall Zofri” Reg. N° 826329 y N° 830868, mixta, para distinguir establecimiento comercial, y (v) “Zona Franca de Iquique” Reg. N° 561118, denominativa, para distinguir servicios de las clases 35, 39 y 42. II.11. En consecuencia, en consideración a los documentos acompañados por el Segundo Solicitante en cuanto a la titularidad de las marcas y nombres de dominio, precedentemente identificados y a lo expresado en los considerandos anteriores, este Tribunal adquiere la certeza suficiente para determinar que se vulnerarían los derechos válidamente adquiridos por parte del Segundo Solicitante de asignarse el nombre de dominio al Primer Solicitante, ya que como quedó demostrado en autos, existe una gran similitud entre el nombre de dominio solicitado, y las marcas registradas y nombres de dominio de las que es titular el Segundo Solicitante. Es más, el elemento central del nombre de dominio solicitado, es decir la denominación “ZOFRI” es el elemento principal de la razón social del Segundo Solicitante, sus marcas registradas y sus nombres de dominio. III. SE RESUELVE Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “importadoralazofri.cl” al Solicitante en autos, Zona Franca de Iquique S.A., representado por Cristián Mir Balmaceda”. Fallo por dominio macapple.cl, que señala que: “Santiago, 10 de diciembre de 2009. NOVENO: Que como consta a fojas 241, con fecha 01 de abril de 2009, don Max Federico Villaseca Molina, en

representación del tercer solicitante, presentó demanda de asignación de nombres de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente: a) Que a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza. b) Que la doctrina nacional y extranjera plasmada hoy en la jurisprudencia nacional ha considerado que la relación entre nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha, y por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio. c) Que para este caso, no queda sino buscar las normas que pueden aplicarse para su resolución. Sin duda alguna las más importantes son las dadas por las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, y a nivel local, y por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la Ley Nº 19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991. d) Que la Política Uniforme de Resolución de conflictos (Uniform Domain Name Disputed Resolution Policy UDRP) desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet. Que dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos. RESUELVO: En mérito de lo señalado en la parte considerativa, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho asignar el nombre de dominio , al tercer solicitante APPLE COMPUTER INC”. Finaliza su presentación señalando que según lo expuesto, es imprescindible ser titular a lo menos de un registro marcario, existiendo relación entre una marca y un dominio, siendo fundamental para exigir el mejor derecho de cualquier dominio de acuerdo a lo sostenido en las diferentes sentencias dictadas. Por esto, se aprecia una vulneración de los derechos de marcarios del revocante al usar la denominación Bahía Club sin su consentimiento. 13.- A fojas 77 el revocante evacúa sus observaciones a la prueba, señalando que de los antecedentes acompañados por la revocada en sus alegaciones de mejor derecho y contestación de la demanda de revocación, efectivamente acompañó medios probatorios que acreditan un uso y goce de la denominación Bahía Club. Agrega que llama la atención que dentro de ese período nunca verificó que la denominación Bahía Club estuviera registrada como marca comercial ante la documentación presentada, lo que demuestra que actuó de mala fe. De acuerdo a los antecedentes acompañados por la revocada, señala que la contraparte contrató avisos publicitarios con la empresa Guía Turística Turistel en los períodos 2000, 2003, 2005, 2006, 2008. Así, en esos años la denominación Bahía Club se encontraba registrada a nombre del revocante desde el 07.01.1999 a la fecha, previamente solicitada en 1998. Respecto a la asesoría computacional que realiza Cyber X a la empresa Centro Turístico Bahía Club, y que es quien al parecer administra el sitio web, no se puede considerar como medio probatorio sus informes porque mantiene un vínculo comercial directo con la revocada. Respecto a las publicaciones e impresiones realizadas desde el año 1998 a la fecha, solo demuestra el uso malicioso de la denominación Bahía Club, en desmedro del revocante de su legítimo derecho marcario. A mayor abundamiento, la jurisprudencia de NIC Chile señala que una marca ya registrada le otorga la protección necesaria al titular del registro conferido, es decir, marca y dominio para exigir el mejor derecho.

Finaliza su presentación señalando que de otorgarse el dominio a la revocada se producirían errores hacia el público consumidor. Antes de otorgarse el dominio debe acreditarse la titularidad de una marca comercial o de lo contrario se vulneran los derechos marcarios ya establecidos por la misma ley. 14.- A fojas 79 la revocada evacúa sus observaciones a las pruebas presentadas por el revocante. Señala que el revocante ha acompañado, tanto en el escrito de demanda de revocación de dominio como en el escrito de contestación de traslado, diversos documentos que se analizan a continuación: Respecto de la inscripción de la marca Bahía Club a nombre de Manuel José Norambuena Méndez, en servicios de las clases 41 y 42, publicación en el Diario Oficial, carátulas de inscripciones y solicitud de renovación, señala que el revocante basa su solicitud en el hecho de que la marca Bahía Club está inscrita, pero se olvida de clarificar que no está inscrita a su nombre, sino a nombre de su representante legal, que por muchos vínculos que pueda tener con el revocante, son personas jurídicas distintas, con RUT distintos y que bajo ningún aspecto jurídico pueden confundirse, ni entenderse que son la misma persona. Por esto, la revocante Sociedad de Inversiones Royal House Limitada basa su solicitud de revocación en el hecho de que la marca Bahía Club está inscrita a nombre de un tercero. Respecto a las dos impresiones propias en las cuales aparece la denominación Bahía Club, señala que es el único documento que acredita el uso de la marca Bahía Club por parte del revocante, pero éste no tiene fecha de publicación, ni señala en qué revista o documento fue publicado, o dónde era entregado. Por lo anterior, la impresión acompañada no puede acreditar el uso publicitario de dicha marca por parte del revocante. Sobre la copia del sitio bahiaclub.com, agrega que según la solicitud de revocación presentada por la Sociedad de Inversiones Royal House Ltda. en NIC Chile con fecha 04.11.2009, dicha sociedad señala que es dueña del sitio referido desde el año 2004, de lo que deduce que dicho sitio fue registrado con posterioridad al sitio bahiaclub.cl, de su parte, que data del año 2000, y que dicho sitio es de propiedad del revocante y no del dueño de la marca del mismo señor Norambuena. Además, en dicha solicitud se señala que el revocante es dueña de un complejo turístico en Bahía Inglesa, lugar al que hace alusión en referencia, pero no se acompaña ninguna publicidad de ese lugar, ni de revistas, ni de guías turísticas, ni de ningún tipo, ni de este año, ni de años pasados, que no sea la impresión del sitio mismo. Sobre los documentos presentados por la revocada, señala que las escrituras de compraventa de un terreno en Guanaqueros en 1992, escritura de constitución de la sociedad Centro Turístico Bahía Club Limitada, con su extracto publicado e inscrito el mismo año, modificaciones de dicha sociedad entre 1992 y el año 2009, se prueba que la revocada en 1992 constituyó la sociedad Centro Turístico Bahía Club Limitada con el objeto de instalar un centro turístico en terreno comprado en Guanaqueros, cuyo nombre Bahía Club es parte de su razón social. Siendo así, no puede haberse copiado el identificador y haberse registrado de mala fe del nombre en los registros de NIC, por ser el mismo parte de su razón social constituida en 1992, muchos años antes del registro de la marca comercial del señor Norambuena en 1998, sino que ha usado su propio nombre, creado por ella en 1992. Respecto del inicio de actividades de la sociedad Centro Turístico Bahía Club Limitada ante el SII en 1992, los comprobantes de pago patentes en la Municipalidad de Coquimbo desde 1995 a 2010, Guía Turística Turistel de los años 2000, 2003, 2005, 2006 y 2008, en todas las cuales aparece el camping Bahía Club y en los cuales desde el año 2003 aparece el sitio bahiaclub.cl; publicidad aparecida en los años 1995, 1997, 2000, 2007, 2008 y 2010; publicaciones del Colegio Deutsche Shule de La Serena en los años 2007 y 2008; comprobantes de ingreso de la Municipalidad de Coquimbo, años 1993, 1995 y 1996; Resoluciones del Ministerio de Salud de la IV región, años 1993, 1994 y 1995; Permiso de Construcción del año 1993 y certificado de recepción definitiva de dichas construcciones del año 1996, la revocada señala que todos los documentos anteriores prueban que la revocada ha ocupado ininterrumpidamente desde 1992 a la fecha la denominación Bahía Club, tanto en trámites públicos como en la publicidad aparecida en los distintos medios locales, regionales y nacionales. Desde 2000 aparece en la guía turística Turistel, tanto en la referencia a los lugares de camping que hace dicha guía en Guanaqueros, como con publicidad propia, en que se hace clara referencia al sitio bahiaclub.cl. Estima que ha acreditado suficientemente que ha hecho un uso de buena fe de la denominación Bahía Club, la que forma parte de su nombre, que lo ha hecho públicamente durante 18 años, en numerosos

medios para ofrecer y difundir los servicios que ofrece, y que es ampliamente conocida bajo esa denominación, por lo que la revocada tiene intereses y derechos legítimos sobre el sitio de dicha denominación. Los documentos prueban además que no ha inscrito el sitio con el ánimo de venderlo o de afectar los derechos de la competencia, sino que con el ánimo de potenciar su propio negocio. Respecto del informe de la empresa Cyber X Asesoría computacional, que diseña y mantiene el sitio bahiaclub.cl, respecto de su trabajo para dicho sitio, las distintas versiones que el mismo ha tenido, sus mantenciones, las visitas, estadísticas y gráficos, y las búsquedas en google de la palabra bahía club, con los 10 primeros resultados, la revocada señala que con estos documentos se prueba que el sitio bahiaclub.cl tuvo durante 2009 más de 24.000 visitas, y que al buscar en google.cl, las primeras dos opciones son para la revocada, con lo que se prueba que es ampliamente conocida y reconocida entre la gente por su denominación Bahía Club, la que constituye su nombre, por lo que ha trabajado desde 1992 y que dicho sitio está asociado a las actividades propias de la revocada. Acerca de las impresiones de las portadas del sitio bahiaclub.cl de los años 2002, 2003 y 2004, e impresión completa del sitio que se mantiene desde 2005 a la fecha, la revocada ha mantenido siempre actualizado su sitio web, debido a que es una herramienta de trabajo y el medio por el cual hace llegar el ofrecimiento de sus servicios al público. El sitio es altamente informativo, teniendo varias versiones y actualizaciones, con lo cual se demuestra que la revocada tiene intereses y derechos legítimos sobre el sitio, el cual es ocupado por esa parte para potenciar su negocio. Finaliza su presentación pidiendo que sea rechazada la demanda de revocación del nombre de dominio bahiaclub.cl. 15.- Que a fojas 83 se cita a oír sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que los nombres de dominio son localizadores mnemotécnicos de recursos informativos disponibles en la red Internet. Su condición como identificadores no ha sido reconocida en la ley de manera diferenciada a los demás identificadores reconocidos por el ordenamiento jurídico. De esta manera los nombres de dominio pueden colisionar con los distintos identificadores que existen en el Derecho, debiendo en cada caso analizarse cuál es el derecho que podría verse afectado, y dilucidar el asunto de acuerdo al estatuto jurídico específico que les rija. SEGUNDO: Que en el caso de autos, la revocada ha demostrado que la denominación comercial de la empresa es Bahía Club Limitada, que data de 1992, muy anterior a las marcas acreditadas por la revocante. De su parte, la revocante ha acreditado que detenta derechos marcarios respecto del identificador marcario Bahía Club. Asimismo que ha registrado a su nombre el dominio bahiaclub.com el cual usa de acuerdo a su naturaleza, para la promoción de los servicios de turismo que en el mismo se señalan, en el balneario conocido como bahía inglesa, mientras que la revocada presta servicios similares en la zona de Guanaqueros. A este respecto, cabe mencionar que uno de los principios básicos del derecho económico es la protección al legítimo aprovechamiento de las denominaciones por quienes son sus creadores y/o que les han dado fama o notoriedad, apareciendo en el caso de autos que la revocada ha hecho uso de la expresión Bahía Club desde hace más de 18 años, invirtiendo en su promoción y posicionamiento en el mercado. TERCERO: Que analizado el registro de nombres de dominio .cl se advierte que existen múltiples nombres de dominio que contienen la expresión “bahía” acompañada de otras expresiones, los cuales conviven de manera pacífica con los dominios de las partes involucradas en el presente conflicto. De esta constatación desprendemos que esta expresión es de común uso en el medio nacional a los efectos de registrar nombres de dominio. Algo similar ocurre con el término Club, que está presente en la formulación de muchos nombres de dominio. Esto nos llevaría a concluir que las expresiones bahía y club resultan comunes en la promoción de servicios similares a los prestados por las partes de autos en la Web.

CUARTO: Que del análisis de los antecedentes y argumentos de las partes, aparece que el de autos es un conflicto que se enmarca dentro de la categoría Logical choice, es decir, dos solicitantes legítimos que colisionan por la naturaleza propia del registro de nombres de dominio, a cuyo respecto se debe dilucidar si respecto de la revocada se produce alguna de las causales de revocación previstas en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl. A Dichos efectos debieran existir antecedentes graves y concluyentes en los autos que conduzcan a la conclusión de que se han configurado en autos alguna de las causales de revocación previstas en el Reglamento. QUINTO: Que en el caso de los conflictos por revocación de nombres de dominio no es aplicable el principio de first come first served como parece entender la revocante, por cuanto a su respecto deben aplicarse los artículos 20 a 22 del Reglamento de Nic Chile. Siendo así, quien solicita la revocación debe acreditar que la contraria ha obrado de mala fe, ya sea en el registro o en el uso del nombre de dominio y que esto ha significado o significa un perjuicio ilegítimo a los derechos de quien la invoca. Estas condiciones deben ser actuales y reales, de forma tal que se justifique una medida tan grave como la privación del nombre de dominio respecto del titular inscrito. SEXTO: Que los árbitros designados para la tramitación y resolución de los conflictos de nombres de dominio han sido investidos con las atribuciones de los arbitradores y en tan sentido deben atender a todas las presentaciones y argumentos de las partes, fallando el asunto de acuerdo a lo que la prudencia y la equidad le impongan. SEPTIMO: Que analizada la página web de ambas partes se visualiza que ambas utilizan el nombre de dominio con que cuentan de manera legítima, sin afectación a los derechos de terceros. En el caso de la revocada, la usa para la promoción de sus actividades, que legítimamente desarrolla bajo la denominación de la empresa titular del nombre de dominio, identificación que ha sido adquirida de acuerdo a derecho. De su parte, la revocada no se ha visto privada de tener una presencia en Internet, siendo titular del nombre de dominio bahiaclub.com, en el cual difunde sus servicios de manera adecuada y pacífica. OCTAVO: Que siendo muy anterior el uso de la expresión Bahía Club por parte del revocado, no podrá atenderse al argumento de la revocante en el sentido que el registro sobreviniente de la marca por esa parte obliga a la revocada a modificar su denominación o al cese del uso de la misma. Ahora bien, a los efectos de estos autos resulta relevante además que la marca bahía club se encontraría registrada a nombre de una persona jurídicamente distinta de la revocante de autos. NOVENO: Que en consecuencia, no existiendo antecedentes en autos que demuestren la mala fe del revocado y por el contrario, existiendo múltiples antecedentes que demuestran la buena fe de esta parte, tanto en el registro como en el uso del nombre de dominio, no podrá accederse a la revocación solicitada, debiendo mantenerse el registro de nombre de dominio bajo su actual titularidad. DECIMO: Que en todo caso no existen antecedentes en autos que permitan sostener que el revocante haya litigado temerariamente, por lo que no podrá accederse a la condena en costas solicitada por el revocado, sino que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas. Y visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, se resuelve: Se rechaza la demanda de revocación por el nombre de dominio bahiaclub.cl por Sociedad de Inversiones Royal House Ltda. En contra de Centro Turístico Bahía Club Ltda., ya individualizados en autos, debiendo mantenerse el nombre de dominio bajo la titularidad de esta última sociedad.

Cada parte pagará sus costas. Notifíquese a las partes y a Nic Chile en la forma prevista en el acta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución. Resolvió.

Lorena Donoso Abarca Arbitro Carlos Reusser Monsálvez Actuario Sentencia dictada ante los testigos de actuación

Cristian Carril Abarca C.I. 16.209.067-4

Diego Sepúlveda Salazar 16.386.315-4

Cc. [email protected]; [email protected]; [email protected], [email protected], [email protected]; [email protected], [email protected]; [email protected]; [email protected]