Transferencia de los derechos de propiedad industrial I Linda Krudo. -- Rev. AEU, vol. 80, n9 7-12, p. 275-284 (jul../dic. 1994)

1.6. Transferencia de los derechos de propiedad industrial por la Esc. Linda N. Krudo

1. Los derechos de propiedad industrial. Nociones generales. La propiedad intelectual hace referencia a los bienes creación del intelecto. En tal sentido comprende: • la propiedad literaria o artística, protegida a través del régimen de derechos de autor; y » la propiedad industrial, que comprende las marcas y las invenciones, y se protege a través del registro de marcas y de los títulos de patentes. Los distintos tipos de derechos de propiedad industrial pueden definirse de la siguiente maneMarca: es un signo de fantasía utilizado para distinguir productos o servicios de una empresa; Patente de invención: es la protección que se otorga a un nuevo invento de gran nivel o im­ portancia; Patente de modelo de utilidad: es la protec­ ción acordada a una nueva conformación o dis­ posición obtenida en herramientas, útiles de tra­ bajo, etc.;

Patente de modelo o diseño industrial:

es la protección asignada a una adaptación nove­ dosa en el aspecto ornamental de la cosa. En Uruguay, el régimen de propiedad indus­ trial está reconocido constitucionalmente -art. 33 de la Constitución Nacional- y regulado por leyes especiales: -N9 9.956, de 4 de octubre de 1940 - Ley de Marcas; -N2 10.089, de 12 de diciembre de 1941 - Ley de Patentes; -N2 14.549, de 29 de julio de 1976 Ley de Modelos de Utilidad y Diseños Industriales. A estas normas se suman, a su vez, decretos reglamentarios, resoluciones y órdenes de ser­

vicio, que han permitido la actualización del marco normativo a la natural evolución de trata­ miento de documentación en el ámbito adminis­ trativo. En materia internacional, el Uruguay ha ra­ tificado por ley 14.910, de fecha 19 de julio de 1979, el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.I.)y el Convenio de París (Acta de Estocolmo) para la protección de la propiedad industrial.

2. Disponibilidad. El derecho exclusivo. 2.1. Marcas. La marca es solicitada para distinguir deter­ minados productos o servicios; para una más or­ denada distribución y consideración de los mis­ mos, están agrupados en 42 (cuarenta y dos) cla­ ses, de acuerdo a un nomenclátor internacional para el registro de marcas (Arreglo de Niza). El registro de una marca se otorga por un pe­ ríodo de 10 (diez) años, prorrogables indefini­ damente por períodos iguales si se gestiona la re­ novación en tiempo y forma.

2.2. Patentes. La protección otorgada por el título de patente implica el uso y la explotación exclusiva a cargo del titular del derecho, y por el lapso corres­ pondiente según el título de patente. Se corres­ ponde a la figura del monopolio de explotación, salvo el ánimo de transferir por parte del titular. La protección asignada por la patente perdura por los siguientes períodos: patente de invención: 15 años, improrro­ gables, desde el monto de la concesión; - patente de modelo de utilidad: 5 años desde la concesión, renovables por única vez por igual período; y - patente de modelo industrial: 5 años desde la concesión, renovables por única vez por igual pe­ ríodo.

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Tal protección está condicionada al pago de los derechos de anualidad correspondientes y, en su caso, a que se gestione la renovación. En caso contrario, la invención pasa al dominio público y cualquiera puede explotarla, sin necesidad de transferencias ni regalías. Lo mismo ocurre en el caso de invenciones no registradas en el país o luego de haber vencido el término de protección acordado. 2.3. Gravámenes, medidas cautelares y expropiación. Sobre los derechos de propiedad industrial pueden existir gravámenes o medidas cautelares que afecten su libre disponibilidad. En tal sentido, pueden considerarse: - Embargos: la Dirección Nacional déla Pro­ piedad Industrial toma conocimiento de los em­ bargos dispuestos en Sede Judicial contra dere­ chos de propiedad industrial y que le son comu­ nicados; no existe un registro de los mismos, y simplemente se brinda información a solicitud de los interesados. En general, las comunicaciones que llegan a la Dirección Nacional de laPropiedad Industrial sonconreferenciaaembargostrabados sobre marcas; en algunos casos, el oficio identifi­ ca claramente el signo marcario afectado, pero en ocasiones el embargo esgenérico, contralos dere­ chos marcarios de determinado titular. - Prendas: la ley 8.292, de 24 de setiembre de 1928, determina que: el contrato de prenda industrial puede recaer sobre los derechos que constituyen lapropiedad industrial, como marcas, patentes... (art. 2s). Tampoco existe obligación de registro ante la Dirección Nacional de la Propie­ dad Industrial, quien toma conocimiento de tales contratos y expide información en casos de solici­ tud de interesados. No es una figura habitual y en general se verifica en relación a marcas; - Prohibición de innovar: es ésta una me­ dida que se dispone en Sede Judicial, en aplica­ ción de lo previsto en el art. 316.1 del Código General del Proceso y que implica la orden dada a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de no efectuar innovaciones en el Derecho de Propiedad Industrial de que se trate. Por tanto, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial no puede autorizar transferencias, renuncias, etc., hasta tanto no reciba la comunicación judi­

cial de que se ha levantado la prohibición de innovar. La expropiación: En materia de patentes, existe una norma específica que establece la posibilidad de expropiación no sólo de un título de patente, sino incluso de una solicitud. En efecto, el art. 15 de la ley 10.089 determina: Los derechosemergentesdeuna solicitud opatente de invención, pueden, con la correspondiente indemnización, ser expropiados por el Estado por razones de utilidad pública. La expropiaciónpuede limitarse al derecho de utilizar la invención para las necesidades del Estado. Este último inciso del art. 15 citado establece más bien una limitación al monopolio de explo­ tación que significa la protección acordada por un título de patente. Y, si se quiere, es, a nivel de patentes, lo que la obligatoriedad de uso estable­ cida en el art. 5s de la ley 9.956 es para marcas: El uso de la marca es facultativo; sin embargo podrá ser obligatorio cuando necesidades de convenienciap ública lo requierany así se declarepor ley. 3. Transferencia de marcas y patentes. Por transferencia se entiende, en este contexto y en el ámbito contractual, la desvinculación de un derecho de propiedad industrial por parte de su titular, total o parcialmente, en favor de un tercero, a cambio o no de una contraprestación. 3.1. Marcas. Las normas que hacen referencia a la trans­ ferencia de marcas son las siguientes: - arts. 6s, 7s y 8a de la ley 9.956; - arts. 18 y 22, decreto reglamentario, de fecha 29 de noviembre de 1940; art. 52 in fine, decreto 685/968, de 14 de noviembre de 1968. 3.1.1. El objeto contractual. Puede efectuarse una transferencia de una solicitud en trámite, de una marca concedida o de una marca ya renovada.

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contener una transferenca que se presenta a re­ gistro: la aceptación expresa del cesionario.

En el caso de una solicitud en trámite, y en virtud de la naturaleza atributiva del registro, la transferencia podría ser asimilable a una cesión de derechos y no a la de una marca, ya que ésta no existiría en cuanto tal, con los derechos que asigna la ley 9.956, hasta la resolución conce­ diendo su registro.

Puede efectuarse la transferencia de una marca:

En cuanto al régimen de disposición, la marca es considerada, para su transmisión, como un bien mueble.

- por acto entre vivos; o por disposición de última voluntad (tes­ tamento, legado).

En virtud de lo dispuesto en el art. 22 del de­ creto reglamentario de 29 de noviembre de 1940, al efectuarse una transferencia debe indicarse el número, nombre y demás menciones que identi­ fiquen la marca.

En determinados casos, se puede transferir la marca: por adjudicación en caso de liquidación de sociedad comercial, por partición en caso de liquidación de sociedad conyugal, en remate público.

3.1.2. La voluntad contractual. La transferencia de una marca puede efec­ tuarse en forma parcial o total; la transferencia parcial se verifica en los siguientes casos: - transferencia porcentual de la marca: por ejemplo 25%, 50%, etc.; - transferencia de una clase cubierta por la marca: por ejemplo clase 25, 17, etc. - transferencia de artículos o servicios cubier­ tos por la marca: por ejemplo, cepillos, sandalias de playa, etc. El art. 89 de la ley 9.956 establece:

En el caso de transferencia, el cedente está obligado a declarar siposee otras marcas iguales o semejantes a la que transfiere. El silencio o la ocultación de tales marcas importa para el cedente, la pérdida de la protección que a las mismas acuerda el registro. Esta mención parecería preceptiva en toda voluntad de transferencia; pero su no existencia acarrea una consecuencia para el cedente: la pér­ dida de la protección acordada a otras marcas iguales o semejantes a la que transfiere. Por tal razón, se ha entendido que es de carácter facul­ tativo y que queda a criterio del cedente el efec­ tuar o no la declaración. A su vez, en lo que hace relación con la manifestación de voluntad del cesionario, el art. 22 del decreto reglamentario de 29 de noviembre de 1940 determina, entre los elementos que debe

3.1.3. El documento de transferencia.

El marco normativo vigente prevé que la transferencia de una marca se documente en ins­ trumento público o privado confirmas certificadas notarialmente -y legalizado y traducido en el caso de provenir del extranjero-. En el caso de verificarse la transferencia por sucesión, basta con la presentación a registro en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de una copia autenticada del Certificado de Resultancias de Autos; en estos casos, de existir más de un heredero, la titularidad de la marca corresponderá a todos ellos, en común y en el ré­ gimen porcentual determinado en la declaratoria de herederos.

3.1.4. La inscripción de la transferencia. La transferencia tiene efecto entre las partes desde el momento de su otorgamiento; no obstante ello, para que surta efectos contra terceros debe inscribirse en la Dirección Nacional de la Pro­ piedad Industrial. A tales efecos, se presenta a inscripción el documento original, acompañado del título de marca -si ésta ya ha sido concedida- de la constancia de pago de tributos, de la carta-poder o autorización si se actúa a través de mandatario o Agente, y de una nota dirigida al Director Nacional de la Propiedad Industrial, solicitando la inscripción de la transferencia. La oficina no efectúa controles de si existen embargos o prendas que graven el bien trans­ ferido, quedando a criterio del interesado el

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obtener la información respectiva antes de celebrar la transferencia. Pero, en los casos de verificarse una prohibición de innovar dispuesta judicialmente, la Dirección Nacional de la Pro­ piedad Industrial no autoriza la inscripción en mérito a tal orden y hasta tanto no se le comuni­ que su cancelación. En los casos de adquisición en remate, se con­ sideran las normas que son generales en tal ma­ teria. En tal sentido, el art. 389.3 del Código Ge­ neral del Proceso establece: En todos los casos de venta judicial, el Tribunal dispondrá de oficio el levantamiento de todos los embargos e interdic­ ciones que comunicará posteriormente a quien corresponda. El embargo o interdicción subsistirán sobre el precio de la enajenación, deducidos todos los gastos delproceso, incluidos los del remate, costas y costos. Una vez recibida la comunicación a que refiere el inciso anterior, el Tribunal que entiende en el proceso en el que se dispuso el embargo o la interdicción que por virtud de este ordinal se levanta, notificará personalmente al acreedor respectivo... Entre las comunicaciones que deberían efec­ tuarse por parte de los tribunales actuantes en estas hipótesis, debería encontrarse compren­ dida laDirección Nacional de laPropiedad Indus­ trial; en tal caso, la prohibición de innovar que afecte a un derecho marcario, quedaría sin efecto.

3.1.5. Cesión de venta de establecimiento comercial. Según las previsiones del art. 1- de la ley 9.956, al efectuarse la cesión o venta de un establecimiento comercial, se considera incluida en tal operación la(s) marca(s), salvo estipulación expresa en contrario. Por tal razón, sería necesario presentar a registro para acciones futuras, la copia del docu­ mento de cesión o venta del establecimiento, a efectos de inscribir la transferencia de la marca y realizar las anotaciones pertinentes.

3.1.6. Transferencia y renovación demar­ cas. El art. 23 del decreto reglamentario de 29 de noviembre de 1940 establece que: La renovación del resistro de marcas a que se refiere el artículo

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11 de la ley, sólo podrá obtenerla quien aparezca al vencimiento del mismo como dueño de ella, según los libros que lleva la oficina... Por tanto, de haber existido transferencias, éstas deberán presentarse a registro antes de so­ licitar la renovación de la marca; en caso contrario, la renovación no sería aceptada por no coincidir la titularidad del signo marcario. En algunos casos pueden presentarse a regis­ tro dos y hasta tres transferencias sucesivas en forma simultánea y previo a una solicitud de re­ novación.

3.1.7. Transferenciaycambios de nombre y/o domicilio. El art. 22 del decreto reglamentario de 29 de noviembre de 1940 también determina que en la transferencia que se presenta a regisro debe establecerse el nombre y domicilio tanto del ce­ dente como del cesionario. Por tanto, si ha ha­ bido un cambio de domicilio o de nombre de quien actúa en la transferencia como cedente, éstos deben presentarse a registro, acompañando a la documentación que acredita tales cambios, el tí­ tulo de marca para efectuar las anotaciones del caso.

3.1.8. Transferencia y fusiones de socie­ dades. En aplicación del art. 122 de la ley 16.060 (sociedades comerciales) la fusión de sociedades se asimila a una transferencia de derechos. Por tal razón, se aplican los mismos criterios que pa­ ra el caso de una transferencia común; no sería exigible en este caso el requisito de la aceptación expresa del cesionario, dada la naturaleza de la transacción.

3.2. Patentes. Las normas que contemplan la transferencia de patentes son las siguientes: - arts. 38 a 44 de la ley 10.089; - arts. 24 y 34 del decreto reglamentario de 4 de setiembre de 1942; y - art. 5s del decreto 685/968 de 14 de noviembre de 1968.

3.2.1. El objeto contractual. Puede transferirse una solicitud de patente o una patente yajsncedida o en trámite de reválida.

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En el documento de transferencia, debe indi­ vidualizarse claramente el tipo de patente de que se trata (de invención, de modelo de utilidad o de diseño industrial) su número y su título. 3.2.2. La voluntad contractual. Unapatente puede transferirse enforma par­ cial o total; la transferencia parcial, dada la na­ turaleza del objeto contractual al que refiere, se verifica en forma porcentual. El art. 43 de la ley 10.089 establece un régimen muy específico en materia de transferencias de patentes; expresamente detalla: Fuera de los casos de sociedad, puede constituirse sobre la patente una copropiedad entre varias personas o uncondominio. Enelprimercaso (copropiedad) cada uno de los titulares de la patente tiene el goce completo y entero del invento, tienen derechos paralelos y no subordinados a consentimientos recíprocos. En el segundo caso (condominio) ninguno de los condóminos puede obrar sin el consentimiento de los demás y sus relaciones se guiarán por los preceptos del Código Civil...

Por tanto, de acuerdo a la normativa existente, se discrimina la titularidad de una patente a título de sociedad, de copropiedad o de condominio. Tal opción contractual debe expresarse en el do­ cumento de transferencia; el art. 43 citado deter­ mina al respecto: ...Al solicitarse unapatenteoal efectuarse una transferencia, los interesados manifestaránclaramentesiconciertancopropiedad, condominio o sociedad, sin cuya declaración no seotorgará el título ni se anotará la transferencia. En consecuencia, la expresión del tipo adoptado es preceptiva. En lo que respecta al pago de las anualidades por los títulos de patentes, el art. 44 de la ley 10.089 establece un régimen general, que puede ser cambiado por voluntad de las partes. El referido artículo prevé: En casos de transferencia parcial de una patente o de los derechos que de ella emergen, se entiende, salvo convención expre­ sa en contrario, que el pago de las respectivas anualidades corresponde efectuarlo al titular de la patente. No obstante al vencimiento de cada anualidad, la oficina avisará al titular y al ce­ sionario o licenciado si los hubiere, a efecto de lo dispuesto en los artículos 8e y 49.

En cuanto a los derechos que confiere la ley de patentes, en los casos de transferencia el art. 41 de la ley 10.089 determina' El cesionario o li­ cenciado exclusivo de la explotación de una

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patente, adquiere, salvo convención expresa en contrario, los mismos derechos q ue tenía el titular para ejercer las acciones que esta ley confiere siempre que se hubiera llenado el requisito esta­ blecido en el artículo anterior (inscripción en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial).

3.2.3. El documento de transferencia. El art. 38 de la ley 10.089 prevé que la pro­ piedad de las patentes puede transferirse por he­ rencia, legado o acto entre vivos. En el caso de celebrarse un contrato, la trans­ ferencia de una patente se documenta: » en instrumento privado, con firmas certi­ ficadas por escribano público, para el caso de los contratos realizados en el país; « en documentos públicos (art. 38, ley 10.089) para el caso de ser celebrados en el extranjero.

De verificarse una sucesión, se acreditará la calidad de herederos a través de una copia del Certificado de Resultancias de Autos. 3.2.4. La inscripción de la transferencia. La transferencia de una patente tiene efecto entre las partes desde que se otorga, pero para surtir efectos contra terceros, debe inscribirse en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Para efectuar tal registro, se presenta a inscripción el documento de transferencia, el título de la patente -si ya fue concedido-, la constancia de pago de tributos, la carta poder o autorización si se actúa a través del mandatario o Agente, y una nota dirigida al Director de la Propiedad Industrial, demandando la inscripción de la transferencia operada. Al igual que en el caso de marcas, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial no efectúa controles sobre la existencia de embargos o pren­ das que afecten el bien transferido; sólo se niega la inscripción de las patentes sobre las que figure dispuesta prohibición de innovar. 3.2.5. Transferenciay renovación de mo­ delos. Al igual que en el caso de marcas, la renovación de modelos se efectúa a solicitud del interesado; si éste no coincide con quien figura como titular

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de la patente, debe acreditarse la transferencia a su favor, registrando la misma.

3.2.6. Transferenciay cambios de nombre y/o domicilio. La transferencia debe indicar los datos del cedente y, éstos, ser coincidentes con los datos de registro de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Portal razón, en el caso de verificarse cambios de nombre o de domicilio del titular de la patente, deben presentarse a registro, para su inscripción y anotaciones pertinentes, tanto en el título como en los archivos del Organismo.

3.2.7. Transferencia y fusiones de sociedades. Al igual que para el caso de marcas, las fu­ siones de sociedades titulares de derechos de pa­ tentes se asimilan a una transferencia de dere­ chos, en virtud de lo previsto en el art. 122 de la ley 16.060 (sociedades comerciales). Por tanto, se siguen los mismos criterios que para la transfe­ rencia común.

4. Licencias y cesiones. En las transferencias se verifica la desvincu­ lación -total o parcial- de quien era el titular del derecho de propiedad industrial, a favor de un tercero. A diferencia de lo que ocurre en las transfe­ rencias, en el caso de las licencias y cesiones, la titularidad queda incambiada y se acuerda a un tercero la explotación y/o el uso de un derecho de propiedad industrial, por el término pactado y en condiciones específicas de contratación, de acuer­ do a la voluntad contractual (por ejemplo, exclusi­ vidad o no, territorialidad, etc.)

4.1. Marcas. En el marco normativo actual, no existen dis­ posiciones expresas que regulen la inscripción o control de licencias y cesiones de uso o arrenda­ mientos de marcas. Pueden presentarse a conocimiento de la Di­ rección Nacional de la Propiedad Industrial, quien brindará información sobre su existencia, en caso de requerimiento de los interesados.

4.2. Patentes. La normativa actual prevé en el mismo sistema

de registro para las licencias y cesiones de uso de patentes que el existente para transferencias. Portanto, debe efectuarse el mismo procedimiento para su inscripción; especialmente se destaca que no surten efectos contra terceros hasta que no está autorizada su inscripción en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Las licencias de explotación pueden ser totales o parciales, salvo el caso de los arts. 10 y 37; en cualquiera de las dos hipótesis, se consideran personales e intransferibles, salvo convención expresa en contrario (art. 42, ley 10.089). Una mención especial merece el art. 10 de la ley 10.089, que establece la figura de la licencia obligatoria de patentes; ésta puede solicitarse en el caso de no explotación de la patente por parte del titular de la misma -o sus sucesores- en el término de 3 (tres) años después de concedida, o si se interrumpe la explotación por al menos 3 (tres) años. En estos casos: ...todo interesado podrá, cuando el titular de la patente haya rehusado la autorización para utilizar la invenciónola hubiere subordinado a condiciones excesivamente onerosas o no concretase sus condiciones, obtener una licencia obligatoriapara el empleo exclusivo o no déla invención mediante compensación al titular... (art. 10, ley 10.089).

La figura del agente de la propiedad industrial La Dirección Nacional de la Propiedad Indus­ trial (DNPI) es la Unidad Ejecutora del Ministerio de Industria, Energía y Minería que tiene a su cargo la administración y tratamiento de los de­ rechos de propiedad industrial. Al igual que en otros países, y en virtud de lo específico de la temática, existen en Uruguay Agentes de la Propiedad Industrial, que actúan como asesores y gestores en tal materia.

1. Marco normativo aplicable. Las referencias a la figura del Agente de la Propiedad Industrial se encuentran en las normas dictadas sobre propiedad industrial. Específica­ mente, se determina: « Ley 10.089 de 12 de diciembre de 1941, Título DC, arts. 62 a 67, que establece lafiguradel Agente de la Propiedad Industrial, en tanto que autorizado para realizar trámites ante la Direcr ' ción Nacional de la Propiedad Industrial; también determina la prohibición de realizar propaganda

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u oferta de servicios por parte de Agentes o sus empleados en la sede de la DNPI y los tipos de sanciones a aplicar: apercibimiento, suspensión -hasta por seis meses- o radiación de la matrícula -hasta por diez años-. • Decreto 685/968 de 14 de noviembre de 1968, que crea el Registro de la Matrícula de Agentes de la Propiedad y reglamenta integración y funcionamiento del Tribunal, así como los requisitos para solicitar la inscripción y desem­ peño de la función de Agente. Además, el art. 5s del decreto 685/968, específicamente, establece: Los Agentes de la Propiedad Industrial podrán representar válidamente a terceros comparecien­ do directamente en cualquier clase de gestión relativa a Propiedad Industrial debiendo acom­ pañar únicamente telegrama o carta simple por los que se le confiere la correspondiente autori­ zación, sin que sea necesario ningún otro re­ quisito... Esto implica que larepresentaciónparaactuar ante laDNPI no requiere certificación notarial ni legalización, en el caso que provenga del exterior. • Decreto 149/980, de 12 de marzo de 1980, que reglamenta la organización del Registro y específicamente incluye el télex entre los docu­ mentos a través de los cuales pueden acreditar representación los Agentes. En sus arts. 12 y 13, establece: Art. 12.- La representación que se invoque debe siempre acreditarse con el primer escrito. Los Agentes de la Propiedad Industrial serán pasiblesdesancióncuandopretendanrepresentar a terceros sin acompañar la documentación adecuaday cuando intenten ejercer atribuciones que no le fueron conferidas. Art. 13.- Los documentos que otorgan repre­ sentación deben ser siempre firmados o expedidos por el mandante, sin cuyo requisito carecerán de todo valor. Los Agentes de la Propiedad Industrial serán responsables de la autenticidad de todo docu­ mento que confiere representación, cuando el mismo sea presentado ante la Dirección de la Propiedad Industrial.

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- fotocopia de cédula de identidad; - certificado de buena conducta; - título universitario (fotocopia autenticada), en su caso. En el escrito de solicitud debe declararse el do­ micilio. Calificada esta documentación, la Dirección fijaráfecha para la pruebade suficiencia referente a las leyes de propiedad industrial y, aprobada la misma, expedirá el diploma respectivo. En caso de acreditarse título universitario, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial expedirá el diploma de Agente de la Propiedad. Los nuevos Agentes de laPropiedad Industrial son incorporados al Registro de la Matrícula que lleva la Dirección Nacional de la Propiedad Indus­ trial, asignándole un número. El ingreso a la Ma­ trícula de Agentes está gravado con un tributo cuyo pago se acredita ante la Oficina mediante la presentación del comprobante de depósito bancá­ rio.

3. Matrícula de Agentes de la Propiedad Industrial. El registro de la Matrícula de Agentes de la Propiedad Industrial es llevado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y, en él se inscriben todos aquéllos que revisten la calidad de Agentes de la Propiedad Industrial en el ám­ bito nacional. Al presente, el número de Agentes es de 154 (ciento cincuentay cuatro), incluyéndose en dicha nómina todos aquéllos que tienen o han tenido la calidad de Agentes. Por tanto pueden figurar nú­ meros asignados a personas en la actualidad fa­ llecidas o inhibidas de actuar. Si se considera el número de Agentes confor­ mación universitaria, existen de distintas profe­ siones, en su mayoría abogados. El hecho de estar inscripto en la Matrícula de Agentes no significa obligación de ejercer en tal condición.

2. Requisitos para ser Agente de la Pro­ piedad Industrial.

4. Actuación del agente de la propiedad industrial.

Debe presentarse un escrito de solicitud ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, acompañada de:

A nivel de la DNPI, la actuación del Agente de la Propiedad Industrial está regulada por las normas indicadas precedentemente. El ejercicio

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de tal función es de carácter privado; por tanto, el Agente no reúne la condición de funcionario público. Su función puede definirse como la de inter­ mediario calificado entre la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y el público en general. Supone, enla práctica, el ejercicio de una gestoría efectiva que permite una más fluida comuni­ cación, en una materia por demás epecífica como la de propiedad industrial. A su vez, el Agente de la Propiedad Industrial asesora en tal materia, indicando las opciones de registro y las medidas a adoptar o seguir por par­ te del interesado en los sistemas de propiedad industrial. Por esto, su función no se limita ala de simple gestor encargado de diligenciar los trámites ante la DPNI, sino que le corresponde asesorar sobre posibilidades de registro, tendiendo a evitar los registros o acciones especulativas en materia de propiedad industrial. La Dirección Nacional de la Propiedad Indus­ trial, según se detalla anteriormente en el marco normativo aplicable, posee facultades de sancio­ nar a los Agentes de la Propiedad Industrial, en mérito alas razones expuestas en tales artículos. Dichas sanciones van desde el simple apercibi­ miento hasta la radiación de la matrícula de Agentes y pueden alcanzar, en algunashipótesis, a los empleados de los Agentes. La actuación de los Agentes de la Propiedad Industrial no es preceptiva en la tramitación que se realiza ante la Dirección Nacional de la Pro­ piedad Industrial. En efecto, ésta puede ser realizadapor el propiointeresadooporun mandatario que no sea Agente. Al respecto, el art. 16 del decreto 149/980 citado establecemos expedientes en trámite en la Dirección de la Propiedad In­ dustrial sólo podrán exhibirse al titular, su apo­ derado en forma, a los Agentes de la Propiedad Industrial y a aquellas personas debidamente autorizadas por alguno de ellos en el mismo expediente.

Dicha autorización comprenderá la de noti­ ficarse en los mismos expedientes, aun cuando tal facultad no se confiera a texto expreso. La Dirección de la Propiedad Industrialpodrá autorizarla exhibición de expedientes en trámite cuando el solicitante proporcione razones que a su juicio justifique la solicitud.

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En general, los Agentes de la Propiedad Indus­ trial actúan asociados en Agencias de Marcas y Patentes y con corresponsalías a nivel iternacional; y su función, además de la gestoría y el asesoramiento ental materia, incluyelavigilancia de derechos de propiedad industrial de sus clien­ tes, tanto nacionales como internacionales, a quienes previenen sobre el uso indebido, las nue­ vas solicitudes de registros que pueden causar confusión con susmarcas, los casos en que pueden oponerse a solicitudes nuevas de registro, etc. Propiedad Industrial, ¿qué información registrai puede obtenerse? La Dirección Nacional de la Propiedad Indus­ trial, en tanto que registro de derechos de propiedad industrial, posee un caudal de infor­ mación importante con referencia al tratamiento de tales derechos. Esos datos son de fundamen­ tal importancia para el desempeño profesional y el desarrollo de transacciones comerciales, y brindan certeza con referencia a derechos incor­ porales de alto valor económico en el mercado. Al presente, la Dirección Nacional de la Pro­ piedad Industrial cuenta con un archivo auto­ matizado de prácticamente la totalidad de la in­ formación registrai. A su vez, en tanto el Registro es público, cualquier interesado puede acceder al mismo. La información que es posible obtener es la siguiente: 1. Marcas. 1.1. Tipos de información. • Búsqueda fonética de antecedentes: antes de presentar una solicitud de marca, puede realizarse una búsqueda de los antecedentes regístrales que sean fonéticamente iguales o similaresy protéjanlos mismos artículos o servidos que la marca cuyo registro se pretende presentar. Es ésta una gestión facultativa, cuyo resultado se entrega en la Oficina a las cuarenta y ocho horas de haber sido solicitada; en la documen­ tación de búsqueda se indican todos los datos de registros anteriores con que cuenta el Organismo a la fecha de búsqueda. Por supue sto que la infor­ mación brindada hace referencia a marcas que han sido solicitadas, concedidas, negadas o desis­ tidas. La información se limita a los datos con que cuent" "" T?QT:.°tr,/>, "™r ^ tr-.r^r, r::~'I ,->" existir

DOCTRINA marcas que se usen efectivamente en el mercado con la misma o similar denominación que la que se pretende registrar, pero si no están registradas -al menos en trámite de solicitud-, no aparecerán en la búsqueda fonética realizada. - Certificados de datos de registro: la Di­ rección Nacional de la Propiedad Industrial brinda información sobre las datos que figuran en sus archivos, de acuerdo al siguiente detalle: - sobre marcas concedidas: titularidad, vigen­ cia, renovación, transferencias, alcance de la marca (qué artículos y servicios protege) detalle de trámite; - sobre solicitudes: estado del trámite, opo­ siciones presentadas, fecha de presentación, pu­ blicaciones. » Certificado de prioridad: a efectos de acreditarla prioridad establecida en el Convenio de París (que posibilita reivindicar la fecha de presentación de una solicitud anterior hasta en seis meses) se expiden certificados de prioridad para ser presentados ante otras Oficinas de Pro­ piedad Industrial.

« Gravámenes y medias cautelares: la

Dirección Nacional de la Propiedad Industrial no tiene competencia específica para el registro de gravámenes que afecten los derechos marcarios. No obstante ello, toma conocimiento de las comu­ nicaciones efectuadas por Sedes Judiciales, en las que se manifiesta la traba de embargo del ca­ so.

Situación similar ocurre con los contratos de prenda, que se presentan por partes interesadas a conocimiento de la Oficina. En estos casos, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial expide certificados en los que se hace constar el conocimiento de la Oficina sobre tales situaciones, señalando los datos identificatorios correspon­ dientes. Una mención especial merece la prohibición de innovar; ésta es una medida dispuesta en Sede Judicial, que implica la orden a la Dirección Na­ cional de no autorizar actos de registro que im­ pliquen innovaciones en el estado del derecho marcario de que se trata. En virtud de su especial naturaleza, la Oficina toma conocimiento de tal medida y en su acatamiento no autoriza, por ejemplo, transferencias, renuncias. Por tanto, a solicitud, informa sobre la existencia de prohibi­ ciones de innovar.

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* Otras situaciones: en ocasiones, la Direc­ ción Nacional de la Propiedad Industrial toma conocimiento de situaciones relacionadas con derechos marcarios que, si bien no es de su com­ petencia registrar, agrega a la información que posee sobre el bien de que se trata. Es el caso, por ejemplo de los arrendamientos o contratos de uso; también a solicitud brindainformación sobre tales situaciones.

1.2. Forma de solicitar la información. En el caso de búsquedas fonéticas de an­ tecedentes, existen formularios específicos que son brindados -sin costo- por la Oficina, y se cum­ plimentan en baranda. En los demás casos, debe presentarse un escrito dirigido al Director Nacional de la Pro­ piedad Industrial, solicitando la expedición de un certificado y detallando los datos que se requieran. Debe agregarse, en todas las situaciones, la constancia de pago del tributo por expedición de certificado. Una modalidad especial. En aplicación de lo dispuesto por el decreto 286/93, de fecha 22 de junio de 1993, la Dirección Nacional de la Pro­ piedad Industrial celebra acuerdos con usuarios de sus servicios, para acceder a la prestación de los mismos por conexión remota vía modem con sus respectivos equipos automatizados. Cualquier usuario, interesado en acceder a estos servicios, puede solicitar a la Dirección Nacional la celebración de un acuerdo para la interconexión. En estos casos, una vez celebrado el acuerdo y habiendo sido asignada contraseña de acceso al usuario, éste puede conectarse telefónicamente con la Oficina y así obtener e imprimir la siguien­ te información: búsqueda de antecedentes fonéticos de marcas; - consultas de seguimiento administrativo de trámites; búsquedas sobre ingreso de solicitudes diarias. Los tributos correspondientes a esta informa­ ción se abonan previamente y su monto se acredi­ ta auna cuenta especial a nombre del usuario, en los registros de conexión remota y de la que

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automáticamente se descuenta el monto corres­ pondiente a la consulta efectuada.

2. Patentes. 2.1. Tipo de información: »Búsqueda de antecedentes: puede solici­ tarse una búsqueda de antecedentes referidos a una invención, de acuerdo al fondo documental con que cuenta la Oficina; »Certificados de datos de registro: la Di­ rección Nacional de la Propiedad Industrial brinda información sobre los datos referidos a patentes, que figuran en sus archivos. En tal sentido, puede discriminarse: - patentes concedidas: titularidad, vigencia, renovación, transferencias, licencias, caducidad. solicitudes en trámite: estado del trámite, oposiciones presentadas, fecha de presentación, publicaciones, informes de organismos técnicos. »Certificado de prioridad: al igual que en marcas, y a efectos de acreditar la prioridad acordada en el Convenio de París (que permite reivindicar la fecha de presentación de una so­ licitud anterior hasta en doce meses), la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial expide certi­ ficados de prioridad para ser presentados ante otras Oficinas de Propiedad Industrial. »Gravámenes y medidas cautelares: en la práctica no se ha comunicado a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial la traba de

embargo o la constitución de prendas sobre pa­ tentes, como tampoco la disposición de prohibidones de innovar. No obstante, podría, a solidtud de los interesados, expedirse información sobre tales situaciones.

2.2. Forma de solicitar la información:

en todos los casos de solicitud de información so­ bre patentes -incluso para las búsquedas de antecedentes- debe presentarse un escrito dirigido al Director Nacional de la Propiedad Industrial indicando la solicitud que se formula y los datos requeridos. Debe acompañarse la constancia de pago de los tribuos correspondientes. 3. Agentes de la Propiedad Industrial. La Dirección Nacional de la Propiedad Indus­ trial lleva el Registro de la Matrícula de Agentes de la Propiedad Industrial (decretos 685/968, de 14 de noviembre de 1968 y 149/980, de 12 de marzo de 1980). A solicitud de personas interesadas en actuar a través de Agentes o de conocer los Agentes ins­ criptos, puede expedirse un listado de Agentes, de acuerdo a los Registros con que cuenta el Or­ ganismo. Sin perjuicio de ello, puede obtenerse en baranda la información a través de la lectura de los listados existenes para conocimiento gene­ ral. A su vez, en ocasiones, y sólo a solicitud de autoridades pertinentes, se expide información sobre ingreso a la Matrícula u otros datos, según el caso, referidos a los Agentes de la Propiedad Industrial.